編者按:當前,對于采用說明書內(nèi)容解釋權(quán)利要求的時機和解釋的方式尚無明確的規(guī)定。那么在審查實踐中應當如何把握?本文中,作者通過一個具體案例進行了詳細說明。
2012年2月24日,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會作出第18200號無效宣告請求審查決定(下稱第18200號無效決定),該決定涉及名稱為“一種對旋轉(zhuǎn)輪體加熱的裝置”的200420073412.X號實用新型專利(下稱本專利)。
本次無效宣告請求所針對的獨立權(quán)利要求如下:
“1、一種對旋轉(zhuǎn)輪體加熱的裝置,其特征在于:在鐵質(zhì)的旋轉(zhuǎn)輪體(5)內(nèi)腔放置加熱線包(9);在旋轉(zhuǎn)輪體內(nèi)腔放置的加熱線包(9)為:線圈骨架(2)固定于固定軸座(1)上,導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布,線圈繞組(3)纏繞在導磁體(4)表面,導磁體(4)、線圈繞組(3)、線圈骨架(2)封裝為一體。”
本案的爭議焦點之一在于對權(quán)利要求1的保護范圍的解釋。無效宣告請求人(下稱請求人)主張,權(quán)利要求1限定的“導磁體按輪體的軸向在線圈骨架的圓柱面上均布”為一種上位的概念,涵蓋了導磁體為圓筒狀的方案,圓筒狀由于其在整個圓柱面上具有均勻的厚度,即可理解為一種“在圓柱面上均布”,而這種圓筒狀的導磁體已經(jīng)被證據(jù)1公開。
第18200號無效決定對上述技術(shù)特征的含義進行了解釋,認為應結(jié)合說明書內(nèi)容和權(quán)利要求1中的其它技術(shù)特征進行理解。說明書文字部分記載了“14個鐵氧體4按輪體5的軸向A方向在線圈骨架2的圓柱面10上均布”,進一步結(jié)合附圖可知,本專利中作為導磁體的鐵氧體是多個離散的部件,每一個鐵氧體均沿著輪體的軸向設(shè)置,14個鐵氧體均勻分布于線圈骨架的圓柱面上。此外,正是由于鐵氧體的這種離散結(jié)構(gòu),本專利進一步采用線圈骨架對鐵氧體進行支撐,通過將線圈繞組纏繞在鐵氧體表面,進而對鐵氧體進行定位。因此,權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”不應當理解為包括環(huán)形導磁體的情形。
證據(jù)1公開一種用于加熱行進纖維的導絲輥,包括四個沿軸向排列的環(huán)形導磁管。證據(jù)1中導磁管的形狀和排布方式均不同于本專利中的導磁體,故證據(jù)1未公開技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”,導磁體的這種變換也不是顯而易見的,該特征使權(quán)利要求1的技術(shù)方案具有結(jié)構(gòu)簡單、便于加工的有益效果。基于此,得出權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
請求人不服第18200號無效決定提起行政訴訟,北京市第一中級人民法院經(jīng)審理作出(2012)一中知行初字第2283號行政判決,認為:本專利中鐵氧體4和證據(jù)1中導磁管41的設(shè)置方式盡管不同,但均屬于在主旋轉(zhuǎn)輪體圓周表面上對導磁體所實施的均勻分布,而且上述導磁體的方向與輪體的軸向均呈平行關(guān)系,因此證據(jù)1公開了本專利權(quán)利要求1限定的技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”。綜上,北京一中院認定權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性,撤銷了第18200號無效決定。
專利復審委員會和專利權(quán)人均不服一審判決提起上訴,北京市高級人民法院經(jīng)審理作出(2013)高行終字第732號行政判決,認為:技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”因其表述存在歧義,確實可能將證據(jù)1所述的導磁管排列方式包括在內(nèi)。但在理解權(quán)利要求1的上述技術(shù)特征時,還要結(jié)合說明書和附圖進行,根據(jù)說明書的內(nèi)容,可以排除本專利的導磁體排布采用證據(jù)1所述的方式,因此證據(jù)1未公開上述技術(shù)特征。最終,北京市高院撤銷一審判決,維持第18200號無效決定。
案例評析
本案的爭議焦點在于對權(quán)利要求中的技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”的理解,不同的理解會直接影響創(chuàng)造性評判的結(jié)果。
確定權(quán)利要求的保護范圍時,應當僅考慮權(quán)利要求所包含的技術(shù)特征的字面意思,還是應當根據(jù)說明書公開的內(nèi)容來認定,這樣的爭論由來已久,并形成了以英美為代表的“周邊限定論”和以德國為代表的“中心限定論”。我國專利法借鑒了《歐洲專利公約》,采用介于“周邊限定論”和“中心限定論”之間的“折中原則”。專利法第五十九條第一款規(guī)定“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。折中的做法在保護專利權(quán)人的發(fā)明構(gòu)思和確保權(quán)利要求的法律確定性之間取得了較好的平衡。
然而,對于采用說明書內(nèi)容解釋權(quán)利要求的時機和解釋的方式目前尚無明確的規(guī)定。經(jīng)過多年的專利審查實踐逐漸形成的共識是,當權(quán)利要求的術(shù)語在說明書中存在特定含義、權(quán)利要求的表述發(fā)生歧義或者說明書明確放棄某些技術(shù)方案時,采用說明書中的相應內(nèi)容對權(quán)利要求進行解釋。但在理解權(quán)利要求時,說明書所起的作用并不局限于此。眾所周知,說明書的作用在于詳細披露發(fā)明創(chuàng)造的目的、方案和效果,使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠再現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造。權(quán)利要求是在說明書公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上通過將發(fā)明創(chuàng)造的核心內(nèi)容概括提煉而形成的。權(quán)利要求的表述通常具有抽象性,僅通過閱讀權(quán)利要求并不能準確地理解發(fā)明創(chuàng)造,事實上在大多數(shù)情況下對權(quán)利要求的理解必須借助于說明書。無論是在實質(zhì)審查過程中、專利確權(quán)過程中、還是專利侵權(quán)判定過程,審查員和法官均需要在閱讀說明書的基礎(chǔ)上,對權(quán)利要求的保護范圍進行判斷,在這一過程中潛移默化地將說明書的內(nèi)容帶入到對權(quán)利要求的理解中。換言之,說明書是理解權(quán)利要求的基礎(chǔ),權(quán)利要求不可能脫離說明書獨立存在。2010年1月1日起實施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定“人民法院應當根據(jù)權(quán)利要求的記載,結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解,確定專利法第五十九條第一款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容”。該規(guī)定也表明對權(quán)利要求的理解需要基于說明書及附圖。
對于本案,說明書中記載了“14個鐵氧體4按輪體5的軸向A方向在線圈骨架2的圓柱面10上均布”,結(jié)合附圖,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以獲知涉案專利公開的導磁體的排布方式為多個長條狀導磁體,每一個沿著輪體的軸向設(shè)置,多個導磁體在線圈骨架的圓柱面上均勻分布。帶著這樣的理解去閱讀權(quán)利要求書,自然而然地可以得出權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“導磁體(4)按輪體(5)的軸向在線圈骨架(2)的圓柱面(10)上均布”采用了與說明書基本相同的表述,其限定的導磁體排布方式也應與說明書一致。上述技術(shù)特征之所以引起歧義,原因在于無效宣告請求人提供的證據(jù)1引入了對該技術(shù)特征的不同理解。證據(jù)1中的導磁管為環(huán)狀,四個導磁管首尾相接在軸向上排列。證據(jù)1中導磁管的形狀和排布方式明顯不同于本專利說明書公開的導磁體的形狀和排布方式。但涉案專利權(quán)利要求1限定的上述技術(shù)特征從字面含義來看卻又涵蓋了證據(jù)1的情形,加之權(quán)利要求1中并沒有其他技術(shù)特征對導磁體的排布方式進行進一步限定,由此導致爭議的產(chǎn)生。
這是一個有趣的現(xiàn)象,在引入作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1之前,對權(quán)利要求的理解限于說明書公開的一種情形,并不存在歧義;在引入證據(jù)1之后,權(quán)利要求的字面含義涵蓋了說明書公開的和證據(jù)1公開的兩種完全不同的情形。這種現(xiàn)象說明,在將一種直觀可視的具體結(jié)構(gòu)抽象概括成語言文字后,兩者很難完全對等。對應的程度一方面取決于申請人的撰寫水平,另一方面取決于申請人對現(xiàn)有技術(shù)的了解。通過該案例我們發(fā)現(xiàn),權(quán)利要求保護范圍的邊界并不象我們想象得那么清晰,通過與現(xiàn)有技術(shù)或者被控侵權(quán)產(chǎn)品的比對可以使權(quán)利要求的保護范圍進一步明晰化。
具體到本案,界定權(quán)利要求的保護范圍需要從多個角度綜合考慮。首先,涉案專利的申請人為國內(nèi)個人,沒有委托專利代理人,申請文件撰寫比較粗糙,并且實用新型專利也未經(jīng)過實質(zhì)審查,上述因素綜合起來導致問題的產(chǎn)生。經(jīng)過對比可知,權(quán)利要求中對導磁體排布方式的表述來源于說明書中對具體實施方式的描述,兩者的表述基本一致,由此可以推定權(quán)利要求并非對說明書的上位概括,專利權(quán)人的本意只是想保護說明書所述的情形。并且本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書和附圖的基礎(chǔ)上,對權(quán)利要求的理解也基本限于說明書的情形,而并不會擴展到證據(jù)1的情形。在專利權(quán)無效宣告程序中,如果一定要將權(quán)利要求的保護范圍擴展到涵蓋證據(jù)1的情形,則違背了專利權(quán)人的本意,也不利于保護專利權(quán)人所做的技術(shù)貢獻。其次,根據(jù)禁止反悔原則,專利權(quán)人在無效宣告程序中,通過意見陳述而放棄的技術(shù)方案,在侵犯專利權(quán)糾紛案件中不得再納入專利權(quán)保護范圍。在本無效案件的審理過程中,專利權(quán)人明確表示權(quán)利要求的保護范圍僅限于說明書所述情形,后續(xù)即便發(fā)生侵權(quán)糾紛,權(quán)利要求的保護范圍也不能擴展至證據(jù)1的情形。
綜上所述,將本案權(quán)利要求1的保護范圍限定在說明書所述的情形,正好體現(xiàn)了涉案專利區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的獨特貢獻,遵循了專利權(quán)人的本意,并且不會對社會公眾產(chǎn)生不公平的影響,在保護專利權(quán)人和社會公眾兩方面利益之間取得了恰當?shù)钠胶狻#ü鶗粤ⅲ?/span>