在專利權權屬糾紛中如何對“職務發明”界定
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2016-04-14 10:46:39
——評青海威德生物技術有限公司訴北京威德生物科技有限公司、殷洪、張翔專利權權屬糾紛案
【案號】
（2012）一中民初字第4634號
（2012）高民終字第3731號
【裁判要旨】
雖然我國專利法目前采用“二分法”對職務發明與非職務發明進行界定，但在專利權權屬糾紛中關于“職務發明”的界定仍然存在諸多爭議。根據專利法及其實施細則的規定，單位應當承擔訴爭專利構成“職務發明”的舉證責任，若無法證明其主張事實，則應當承擔相應舉證不能的法律后果。
【案情介紹】
2003年5月30日，北京威德生物科技有限公司（簡稱北京威德公司）向國家知識產權局申請名稱為“菊粉飲料組合物”的發明專利（簡稱訴爭專利），專利號為ZL03138039.5，授權公告日為2005年10月5日，發明人為殷洪、張翔。
北京威德公司于1997年11月3日成立，青海威德生物技術有限公司（簡稱青海威德公司）于2002年10月30日成立。自青海威德公司成立以來至2011年6月，殷洪任該公司的董事長兼總工程師、北京威德公司的董事長；張翔任青海威德公司的總經理、北京威德公司的副總經理。
原告青海威德公司認為自其公司成立以來，殷洪一直擔任董事長兼總工程師的職務，張翔一直擔任總經理職務，二人一直在青海威德公司領取報酬，并報銷費用。在訴爭專利申請日前，青海威德公司專門對“紅菊芋膳食纖維飲料”進行營銷策劃。訴爭專利是殷洪、張翔利用青海威德公司的物質技術條件所完成的本職工作而產生的發明創造，應屬青海威德公司所有。綜上，其訴至法院請求確認訴爭專利為殷洪、張翔在青海威德公司任職期間的職務發明。
被告北京威德公司及第三人殷洪、張翔均不同意青海威德公司的訴訟請求。
青海威德公司在一審訴訟期間提交了工資記錄、“紅菊芋膳食纖維飲料”市場營銷戰略策劃書、關于青海威德生物技術有限公司成立飲料銷售部及其相關銷售政策的規定、“仙纖”牌和“纖之力”牌菊粉飲料實物、包裝盒和宣傳彩頁。北京威德公司提交了工資發放表、委托加工“紅菊芋膳食纖維飲料”飲料罐的合同及發票、“紅菊芋膳食纖維飲料”檢測報告、“紅菊芋膳食纖維飲料”企業標準、原材料費用票據、在先關于訴訟時效的生效判決。
一審法院經審理認為，在訴爭專利申請和授權時，殷洪、張翔雖然在青海威德公司分別擔任董事長兼總工程師、總經理，但是青海威德公司并未提交證據證明殷洪、張翔擔任職務的職責范圍，也未提供證據證明其曾要求殷洪、張翔完成與訴爭專利相關的任務。至于殷洪、張翔在青海威德公司領取的工資，既有可能與訴爭專利有關，也有可能僅僅只是其在青海威德公司履行管理職責領取的報酬，且殷洪、張翔同時在北京威德公司擔任職務并領取工資。在無其他證據佐證的情況下，僅憑工資發放記錄，不足以證明訴爭專利系執行青海威德公司的任務或主要是利用青海威德公司的物質技術條件完成。綜上，一審判決駁回青海威德公司全部訴訟請求。
青海威德公司不服，提起上訴，并在二審期間補充提交了由江蘇省南京市鐘山公證處于2012年6月25日出具的（2012）寧鐘證經內字第2205號《公證書》，證明纖之力網頁上載明了青海威德公司系訴爭專利的專利權人。
二審法院經審理，判決駁回上訴，維持原判。
【法官評析】
我國專利法第六條規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利權的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬于發明人或者設計人；申請被批準后，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。基于上述規定，關于職務發明的認定條件應當滿足發明人與單位具有關聯關系，為執行單位任務或主要利用單位物質條件所完成發明創造，如果單位不能證明訴爭的發明創造滿足前述條件，則單位將承擔舉證不能的法律后果，其亦無法獲得訴爭專利的相關權利。誠然，由于專利權本質上具有私權屬性，法律上預留了權利人可以通過契約形式自行處分的情形，這也賦予了專利權更多的發展空間。在上述案件并無相應約定的情形下，其焦點問題就在于殷洪、張翔發明的訴爭專利是否屬于其在青海威德公司期間的職務發明，訴爭專利所有權是否應當歸屬于青海威德公司。
我國現行《專利法實施細則》第12條規定：“專利法第六條所稱執行單位的任務所完成的職務發明創造，是指：（一）在本職工作中作出的發明創造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等”。這也是對我國專利法第六條所規定職務發明各項因素更加細化的規定，使之在司法實踐中更具有操作性，因此上述案件中對職務發明的認定應嚴格遵循相關條件：
一、關于訴爭專利是否為殷洪、張翔在青海威德公司本職工作中所完成
雖然殷洪、張翔在青海威德公司擔任董事長兼總工程師、總經理職務，并且董事長、總經理均承擔公司日常事務的管理等職責，但是由于殷洪、張翔同時亦擔任北京威德公司的董事長、副總經理，故其在履行具體職責時系為何公司的職務行為無法進行確認，而且由于青海威德公司與北京威德公司存在特定的關聯關系，在無法確定具體事實的情況下，青海威德公司承擔其所主張事實的舉證責任，在其并未出示殷洪、張翔的任職規定或職責范圍等證據，且無法通過其他證據對具體職責加以證明的情況下，應由其承擔相應的舉證不能的法律后果。
二、關于訴爭專利是否為其履行青海威德公司所交付的工作任務
雖然殷洪、張翔在青海威德公司領取工資，但其同時在北京威德公司擔任職務并領取工資，并且青海威德公司亦未提交證據證明其曾要求殷洪、張翔進行訴爭專利的研發，且殷洪、張翔對此亦不予以認可，故在無其他證據佐證的情況下，僅憑工資發放記錄，不足以證明訴爭專利系執行青海威德公司的任務。
三、關于訴爭專利是否為利用青海威德公司的物質條件所完成
青海威德公司并未出示其公司進行研發訴爭專利的相關過程及實驗資料，僅憑其提交的“紅菊芋膳食纖維飲料”市場營銷戰略策劃書、關于青海威德生物技術有限公司成立飲料銷售部及其相關銷售政策的規定、“仙纖”牌和“纖之力”牌菊粉飲料實物、包裝盒和宣傳彩頁并不能夠證明青海威德公司為訴爭專利研發提供了物質條件，故其此部分主張亦不能成立。
基于上述的分析，由于青海威德公司不能舉證證明其關于“職務發明”的訴訟主張，因此其應當承擔相應舉證不能的法律后果，一、二審法院均未支持青海威德公司的訴訟主張是正確的。（作者：陶鈞，北京市高級人民法院）
