企業名稱部分使用他人馳名商標的侵權認定
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2016-02-17 16:46:20
【裁判要旨】
未經商標注冊人的許可，在類似商品或服務上部分使用他人馳名商標，與馳名商標構成近似，屬于商標性使用行為，且足以導致相關公眾對雙方的商品服務產生混淆的，構成對馳名商標專用權的侵害。
【案情介紹】
原告中國海洋石油總公司于2007年6月21日在國家商標局依法取得“中海油圖文商標”專用權，核定使用商品(第4類)包括工業用油、重油、潤滑油等，有效期限自2007年8月21日至2017年8月20日。
被告天津海油正信實業有限公司自2013年6月6日至2014年5月23日期間的名稱為“中海油正信實業(天津)有限公司”。營業執照登記的經營范圍為：小型電子產品組裝，資產管理，潤滑油，重油等。其官方網站為http://cnooc-tj.com。原告于2013年12月25日申請公證機關對被告網站進行公證取證，公證處出具的公證書顯示：被告網站大量網頁含有“中海油圖文商標”中的圖文。公證書中還有被告網站中有關經營范圍、“業務與產品”、“文化黨建”、原告及高管人員的新聞報道等內容。
根據上述事實，原告以被告侵犯其注冊商標專用權并存在不正當競爭為由，將其訴至法院，要求確認被告侵犯原告持有的“中海油”注冊商標專用權并賠償原告損失300萬元。
一審法院判決：確認被告天津海油正信實業有限公司侵犯了原告中國海洋石油總公司商標專用權；被告天津海油正信實業有限公司賠償原告中國海洋石油總公司經濟損失及合理費用共計20萬元。
一審判決作出后，雙方當事人均未提起上訴，一審判決已生效。
【法官評析】
一、 企業名稱權與商標權的沖突
商標是區別于不同商品或服務來源的標志，由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合等構成；企業名稱是區別不同市場主體的標志，由字號、行業或者經營特點、組織形式構成。當企業名稱中的字號與注冊商標相同或近似時，就可能使消費者對市場主體及其商品或者服務的來源產生混淆，從而產生企業名稱權與商標權的沖突。
根據兩種權利獲得時間的先后，企業名稱權與商標權的沖突分為兩種情形：一是企業名稱登記在先，商標注冊在后;二是商標注冊在先，企業名稱登記在后。本案中，原告商標注冊在先，被告使用“中海油正信實業(天津)有限公司”的企業名稱在后，屬于第二種情形。
《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項對企業名稱侵犯商標權規定：“將與他人注冊商標相同或者近似的文字作為企業的字號在相同或類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的，構成商標侵權行為。”由此可知，認定企業名稱的使用侵犯注冊商標專用權應滿足以下四個條件：(1)企業名稱中的字號與他人商標相同或者相近似；(2)企業名稱所表示的商品或者服務與注冊商標核定使用的商品或者服務相同或者類似;(3)必須進行了“突出使用”；(4)容易使相關公眾產生誤認。這一規定為在先商標注冊人起訴在后登記的企業名稱所有人侵犯其商標專用權提供了法律依據。
本案中，原告注冊商標“ 中海油”在包括天津市在內的中國市場具有較高知名度，系馳名商標。“中海油”是原告的商號，被告于2013年6月6日至2014年5月23日期間使用 以“中海油”開頭的“中海油正信實業(天津)有限公司” 為其企業名稱并在其網站上多次突出使用與原告注冊馳名商標“中海油圖文商標”相類似的圖文，又因被告經營范圍與原告工商核準使用的商品類別同屬石化能源產業，容易使相關公眾產生誤認，故符合上述企業名稱使用侵犯商標專用權的四要件，構成侵權。
二、網站上使用與他人注冊商標近似標識的行為認定
商標專用權，即注冊商標專有使用權，是指注冊人享有的使用注冊商標的權利。我國商標法第五十七條采用羅列情形與概括性界定相結合的方式規定了侵犯注冊商標的情形。本案中，被告天津海油正信實業有限公司在其網站上多次使用與“中海油圖文商標”相同圖標及文字的行為，屬于我國商標法第五十七條第2項規定的情形，構成對商標專用權的侵犯。
被告在網站上使用的標識與原告商標近似。判斷二者是否構成近似，需要對比二者文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖、顏色，或者其各要素的組合機構，如果以上要素相似，易使相關公眾對商品或服務的來源產生誤認或認為二者有特定聯系，那么二者構成近似。本案中被告在其網站上多次使用原告馳名商標中的圖形，并在該圖形后緊跟“中海油”漢字，二者在整體上給相關公眾留下相似的映像，構成相似。
在網站上使用類似標識的行為，屬于商標性使用行為。商標性使用是商標侵權認定的基礎，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用以識別商品或服務來源的行為。根據商標性使用法律效果不同，可以將商標性使用行為分為兩種。一種是以正當、合理的目的使用他人注冊商標來描述自己產品的特性，即正當的商標性使用行為。另一種是使用他人注冊商標進行廣告宣傳等活動，借他人商標提升自己產品的知名度。后者如若導致相關公眾混淆，將損害注冊商標權人的權益，構成商標侵權。本案中，被告在其網站上使用與原告馳名商標類似標識，實際上就是為了搭便車，借助原告馳名商標的知名度提升自己宣傳力度，侵害了原告的權益，屬于不正當的商標性使用行為。
企業經營范圍與商標核準使用商品類別構成類似商品或服務。判定商品或者服務類似，直接確定了商標權授權確權的權利范圍。關于類似商品的判定，應綜合考慮雙方使用商品的功能、用途、主要原料、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面考慮其類似程度，做到既符合商品的客觀屬性特點，又符合消費者對商品分類的一般認知標準。本案中，原告商標核定使用商品為第4類，被告營業執照登記的經營范圍以及被告在其網站上公示的經營范圍與原告核準使用的商品類別重疊或相似，構成類似商品或服務。
雙方商品或服務易產生混淆。商標的主要功能是識別，只有防止混淆，才能保證商標的識別功能。商標近似是以商標標識本身為基礎，商標混淆則是以商標與商品的結合為基礎，以相關公眾的判斷為標準。商標相似與商品類似已如前述，不再贅述。是否構成“相關公眾的混淆”，首先須考量雙方商品的消費群體是否相同或相近，消費群體相同或近似的商品容易導致混淆;其次須考慮雙方商品的銷售區域是否一致。如果甲商品僅在A地銷售，而乙商品僅在B地銷售，顯然不構成混淆，反之，均在同一地區銷售則容易導致混淆。此外，商標知名度也會影響公眾認知，如果被侵權商標知名度較高，則可以認定容易導致混淆。本案中，原告商標系馳名商標，具有較高的社會知名度，商標亦具有很強的顯著性，被告經營的商品或服務與原告的消費群體、銷售區域存在很大程度的重疊，被告在網站上顯著位置大量使用原告商標圖形及文字，并大量報道原告公司級高管人員，足以導致相關公眾誤認為雙方存在特定聯系，從而對雙方的商品服務產生混淆。
三、關于賠償數額的確定
我國商標法第六十三條第一、三款規定：“侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。”“權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予300萬元以下的賠償。”目前司法實踐中，法院對于被侵權人的損失數額和侵權人獲得的利益數額均很少認定，而是根據具體案情酌定賠償數額。
本案中原告中國海洋石油總公司主張300萬損失賠償數額，根據雙方提交的證據來看，原告因被侵權所受到的實際損失、被告因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費均難以確定，故法院根據侵權行為的情節等因素酌情確定20萬元的賠償數額。
