在涉及專利的交易中，我國企業在與外商打交道時曾經上當受騙，導致損失慘重。“在北京某汽車廠與外商進行合資談判過程中，外方提出技術入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術，共折合1600萬美元入股。由于這家企業不懂得專利法，沒有了解這些專利技術的法律狀態就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛遞交申請，沒有授權，真正算數的專利只有32件，占總專利數的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的。該企業追悔莫及。” [2]
前不久，北京知識產權法院判決了一個具有很大影響的專利侵權案件。在該案中，“原告北京握齊數據系統有限公司與被告恒寶股份有限公司都是生產應用于銀行u盾的企業，原告發現，其擁有的一項涉案專利被被告制造并銷售給全國幾十家銀行。于是原告向法院提起訴訟，索賠經濟損失4900萬元、律師費100萬元。法院經審理后判定被告侵權，賠償原告的全部訴訟請求。” [3]
還有一個筆者親歷的案件，客戶是一家國內非常有名的制造商。該公司開發、研制出一套世界領先的高新技術裝備，該裝備不但通過了國家級技術鑒定，還廣受業界用戶好評，訂單非常活躍。但是，該公司在上市前沒有對新產品作技術自由實施盡職調查（FTO），結果被某專利持有人抓住了小辮子，又是投訴又是起訴，導致該公司上市進程受到嚴重挫折。
相反，在“某企業引進英國皮爾金頓公司浮法玻璃生產線的過程中，通過詳細檢索專利文獻，發現該公司有關浮法玻璃技術的137件專利在當時已有51件失效，迫使英方將價款由原來的2500萬英鎊降為52.5萬英鎊。”[4]
從以上案例可以看出，如果當事人能夠在涉及專利的交易或采取法律行為之前組織專利盡職調查，就可以避免類似慘痛結果的發生或者極大程度地減少損失。
專利盡職調查也稱“專利交易的風險調查”或“專利審慎調查”。“專利交易的風險調查是指通過收集和分析目標專利的信息，預測和評價相關的風險問題以及收益機會，作為調查方決策參考的依據。專利交易的風險調查有助于預防侵權爭議、控制合同風險、防止專利欺詐、避免投資浪費、降低交易費用、提高交易質量等。” [5]
一個完整的專利審慎調查包括：專利資產的確認，專利交易的相關風險與評估，風險規避，與專利資產相關的利益協同，并購后專利資產的有效利用。[6]歸納國內外先進經驗，通常在如下項目中需要引入專利盡職調查工作。
（一）專利經濟價值和排他權利的盡職調查
1. 包含專利資產的并購項目
在包含專利資產的并購項目中，專利資產只是目標企業資產中的一部分。因此專利資產的確認、并購后專利資產的有效利用是盡調的主要內容，這樣的專利盡職調查難度不大、門檻不高，并購律師團隊可以提供一站式的綜合服務。但是，如果目標企業的固定資產主要是為了實施專利技術或者專利技術構成目標企業被并購的主要原因，那么就應該選聘專業的專利律師團隊組織專利盡職調查。
2. 以專利資產出資的項目
以專利資產出資的項目，主要是指涉及將發明專利、實用新型專利和專利申請權作為無形資產出資的項目。如果需要將無形資產計入注冊資本，專利申請權可否作為出資客體一直是一個爭議性的問題。[7]因為專利申請權有可能無法轉化為專利權，即：在專利申請過程中被駁回，專利申請權無法形成價值，因此專利申請權在本質上是一種“或有”的財產權利；如果是以發明專利出資，盡職調查的重點應是發明專利是否存在被宣告無效的理由；[8]如果是以實用新型專利作為出資，盡職調查的重點應是考察該等實用新型是否做過《專利權評價報告》，以及該報告是否認定該實用新型專利具有新穎性和創造性。[9]除此之外，以專利權作為資產出資，還要考察專利資產是否存在被查封、扣押、凍結或質押的情況。
3. 以專利資產為交易標的物的項目
涉及專利資產交易，交易完成時的狀態通常是專利權轉讓或是增加專利權共有人。專利資產交易通常包括三個方面或三個要素，即：出讓方、受讓方和標的物。所以，此類項目中的專利盡職調查不僅要對專利資產進行調查（調查的內容同以專利資產出資的項目），還要對出讓方和受讓方的交易資格是否合法進行調查。除此之外，如果交易雙方或標的物存在跨境或涉外的因素，還要對目標專利是否符合我國技術進出口管制規定進行調查。以專利權為交易對象的合同，需要經過國家知識產權局批準并登記才能生效。[10]
4. 以專利作為權利質押的融資項目
以專利作為權利質押的盡職調查內容與專利交易盡職調查的內容基本相同。專利質押與專利轉讓有一點不同：在以專利作為權利質押的融資項目中，通常要求對被質押的專利做資產評估，因此在辦理專利質押合同批準登記過程中通常要提交涉及專利權的資產評估報告。[11]
5. 以專利為紐帶的企業的合作的項目
以專利為紐帶的合作的項目通常包括企業法人之間的聯營和專利權的授權許可。專利授權許可分又稱為“專利特許”，特許形式包括排他許可、獨占許可和普通許可。專利權人將專利授權許可給被許可人使用通常要收取專利特許費。特許費可按年支付固定金額，也可以采取入門費加銷售提成的模式。如果需要采取入門費加銷售提成的模式，專利盡職調查的內容中應當包括被許可人的財務制度和統計制度是否健全、銷售數量和銷售毛收入是否可以準確計量。
企業在自主研制和首次公開銷售新產品前，應當做“技術自由實施的盡職調查（FTO）”。有的專利權人因為不熟悉專利法，思想中會存在兩個誤區：其一，自主研發的產品不存在抄襲，因此不會侵犯第三人知識產權；其二，本企業是光明正大的專利權人，自己實施自己的專利，不可能侵犯第三人專利權。如果不改變這兩個錯誤認識，非常可能帶來嚴重后果。
“對一項技術的自由實施（Freedom to Operate 或 FTO）指的是實施人可在不侵犯他人專利權的前提下對該技術自由地進行使用和開發，并將通過該技術生產的產品投入市場。廣義的自由實施（FTO）還包括實施該技術時不違反其它法律法規的規定。而所謂的自由實施（FTO）盡職調查則是指對實施該技術是否可能侵犯他人專利權和違反其他法律法規的規定而進行的調查和研究。” [12]專利法保護申請在先的發明創造。實施在后的發明創造即使是獨立研發且不存在抄襲的情況也可構成侵權，這是專利法不同于著作權法的特別之處。由此可見，任何研發、創新行為，都要事先查新，都應有技術自由實施盡職調查（FTO）的意識，否則有可能白白浪費研發經費、耽誤寶貴的時間。
“專利法律權利的自由運作調查就是確認自由使用目標專利的技術不侵犯第三方專利權。專利權是一種阻止別人使用其專利的權利，而不是一種自由任意使用的權利。也就是說，專利權人擁有某項技術的專利權，不代表其能自由地，不受限制地使用該技術，其技術仍有可能錄入其他專利的保護范圍。”[13]根據我國專利法和相關司法解釋的規定[14]，在專利侵權訴訟中，被告以實施自己的專利作為抗辯的，人民法院不予支持；換句話說，實施自己的專利也可能侵犯第三方的專利權。其理由是，己方被授予的專利，可能因為審查員在檢索現有技術和抵觸申請時沒有查出實質相同的在先專利。實質相同的在先的專利權人既有權以缺少“新穎性和創造性”為理由申請宣告在后專利無效，也可以直接起訴至法院要求在后專利權人承擔侵權責任。
新產品的自主研發前要先做 FTO，否則有可能導致研發成果在重復別人的專利技術、新品研制成功也不能上市。反過來說，FTO 也會促進研發，因為第三方的專利文獻和現有技術，是可資借鑒的重要資源，研發行為站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研發前做 FTO，還可以捕捉到第三方專利布局中的漏洞，做出巧妙的規避設計。這樣一來，既可以合法借鑒前人的技術成果，又可以巧妙地規避專利權利要求的保護范圍。
不但研發前要做 FTO，在研發后、新品上市前還要再做一次 FTO。其理由是：己方研發過程可能是秘密的，研發成果也沒有申請專利；可是在將科技成果轉化成產品需要一個時間周期，在這個過程中可能有第三方在國內申請了專利，也可能有第三方在產品的目標市場申請了專利。因此，研發FTO和新品上市前的 FTO 都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，關于新品上市前技術自由實施盡職調查（FTO）的范圍，除了整個的產品和方法之外，部件、半成品、外聯寫作廠商也可能在盡職調查的范圍內。[15]為實施新技術、制造新產品而購買關鍵設備時，也要組織 FTO。擁有諸多專利權的高新技術企業在上市前，特別是在創業板上市前，一定要針對拳頭產品認真作 FTO，否則一旦在上市過程中出現權利侵權投訴，現做 FTO 是來不及的，現做的 FTO 報告的說服力，通常也沒有事前做的報告說服力強。
作原告時的盡職調查：專利權人發現第三人存在侵犯專利權的行為后，首先要對侵權產品技術特征是否落入了專利權利要求保護范圍進行調查；此后要對侵權行為人是否享有任何侵權豁免進行調查；第三要對己方專利的有效性和穩定性進行調查。值得注意的是，如果專利權人忘記繳納專利年費，專利尚未被宣布為無效，但此時專利權是不能得到司法保護的；被訴侵權人也可能提出專利無效抗辯或現有技術抗辯，被告行使這兩個抗辯權時會對原告造成風險，因為原告的專利可能被國家專利復審委員會宣告為無效。
作被告時的盡職調查：作被告時的盡職調查與做原告時的盡職調查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要調查自己的產品是否侵犯了原告的專利權，以便行使不侵權抗辯；如果初步判定產品的技術特征落入了原告專利權利要求保護的范圍內，被告應考慮行使專利無效抗辯權或現有技術抗辯權。在專利侵權訴訟中，如有被告提出專利無效抗辯，并且提交了相關證據，審理專利侵權案件的法院通常會中止案件的審理，等候被告向國家專利復審委員會申請宣告原告涉案專利無效。針對原告涉案專利做好盡職調查是被告取得勝訴或爭取和解的關鍵。
（一）專利盡職調查的基本觀點
1. 基礎項目決定調查內容。由上文的歸納可以看出，基礎項目可以是交易、特定法律行為或是專利侵權訴訟。基礎項目不同，專利權被關注的內容和重點也不相同。例如，在專利權質押融資項目中，專利權的穩定性和其在經濟方面的價值（資產評估）是盡職調查的重點；但是在專利侵權訴訟中，產品技術特征是否落入了專利權利要求保護范圍是調查的重點。合理設定專利盡職調查的重點，會顯著地提高調查效率和質量，并有效地節約調查成本。
2. 盡職調查應當詳略得當，但是不能專注一點不及其余。一個完整的專利盡職調查應當包括專利資產的確認，專利交易的相關風險與評估，風險規避，與專利資產相關的利益協同，并購后專利資產的有效利用等各個方面。例如，很多項目組容易忽視并購后專利資產的如何有效利用的風險和提示。委托方做一次全面系統的盡職調查頗為不易，在調查重點被滿足的情況下，主持盡職調查的專利律師應當盡可能地將上述各方面給予快速、精準的覆蓋，以期使調查報告更全面、更有質量。
3. 四步檢索法：專利族檢索，專利法律狀態檢索，專利有效性檢索，專利侵權風險檢索。[17]
四步檢索法在專利文獻信息化后使得專利律師做專利盡職調查效率可以大大提高。
專利族通常指同族專利。同族專利是基于同一優先權文件，在不同國家或地區，以及地區間專利組織多次申請、多次公布或批準的內容相同或基本相同的一組專利文獻。例如在中國申請專利之后，又將相同專利向外國申請專利；此外，將此前合案申請的一個專利拆成若干個專利后分案申請的專利可以被稱原為同案專利的同族專利。
專利法律狀態通常包括專利申請過程中的申請提交、公開、授權、無效、繳費、查封、轉讓、質押等法律狀態。
專利有效性檢索通常是針對專利的穩定性進行檢索，即盡力發現可以使本專利喪失新穎性或創造性進而導致本專利無效的現有技術或抵觸申請。
專利侵權風險檢索的目的，通常是對比己方產品技術特征是否落入了他人專利權利要求的保護范圍之內，做此類對比的前提是檢索出他人的相關專利。
（二）專利盡職調查的內容
專利盡職調查可以大致分為四個層面：形式層面、法律層面、技術層面和 FTO 專項。
1. 形式層面的盡職調查，普通律師即能勝任
此層面盡職調查的內容包括但不限于確認專利權的類型、專利的有效期限、專利費用繳納情況、專利所有權的共有、專利是否被授權、標的是專利權還是專利申請權、專利的地域性、專利質押、查封、無效等情況。
2. 法律層面的盡職調查，通常需要精通專利法的律師主持
此層面盡職調查的內容包括但不限于：專利權的歸屬、專利權的穩定性、他人是否能對專利或科技成果提出權利主張、專利的有效期限、專利權利要求是否曾經修改、專利權人人是否放棄過發明技術方案、是否面臨潛在的侵權訴訟、是否存在對外授權許可、是否存在正在進行中的法律糾紛等。
3. 技術層面的盡職調查，通常需要專利代理人或具有專利代理人資格的專利律師主持
此層面盡職調查的內容包括但不限于本專利是否依賴于其他專利、是否存在替代技術、技術在所在行業的壟斷程度、技術的實施成本、權利要求的范圍、是否成熟的專利技術、是否依賴于背景技術、是否存在改進技術、是否存在配套技術、是否切合買方的需求、是否欠缺授權的實質條件、專利申請文件是否存在瑕疵、是否易于回避設計、發明人是否支持專利的實施、專利權人是否具有足夠的技術能力、專利組合是否存在問題等。
4.技術自由實施（FTO）專項調查
技術自由實施調查最好由具有專利代理人資格的雙證律師來主持。技術自由實施調查（FTO）的目的主要是避免新產品上市或企業上市遭遇專利侵權訴訟和懲罰性賠償金，因此組織 FTO 調查時持有雙證的專利律師是最佳人選。技術自由實施（FTO）專項調查的內容包括但不限于：己方正在研發或生產的產品是否侵犯他人的中國專利權、是否侵犯他人的外國專利權；如果存在侵權風險如何從技術方面做規避設計、如何規避專利侵權風險地域和風險市場、如何發起導致他人專利無效的申請或訴訟、如何防范他人宣告己方專利無效、如果防范在資本市場融資或上市過程中遭遇“專利狙擊”。
1. 專利權人根據盡職調查清單或模版自行提交的文件和信息
專利權人對技術開發過程、專利申請過程、專利授權過程以及專利維權過程最為清楚，因此專利權人是獲得與專利有關的信息和文件的最優質的資源。為了幫助專利權人回憶和整理相關信息，盡職調查的主辦律師通常應當提供內容全面、細致的盡職調查清單或模版，請專利權人按照清單或模版的提示回憶、整理相關文件和信息。盡職調查清單或模版的質量，是能否充分利用專利權人這個固有資源的關鍵。
2. 國家知識產權局官方網站
國家知識產權局官方網站是驗證專利信息的可靠資源。 [18] 在專利權人不配合或提供的信息或文件不完整的情況下，主辦律師可以借助國家知識產權的官方網站查詢正在進行的專利審查進度 [19] 、已經公告或授權的專利文獻 [20] 以及各主要國家的專利數據庫 [21] 。
3. 各類知識產權裁判文書查詢網站
就現有條件，查詢驗證涉及專利的訴訟只能通過各類裁判文書網站查詢已經公告的案件，查詢正在審理中的案件只能靠專利權人主動披露。免費的裁判文書網站包括最高人民法院主辦的“中國裁判文書網” [22] 和“中國知識產權裁判文書網” [23] ，收費資源以“知產寶”網站為佳 [24]。
4. 查新機構和專利代理機構
中國專利信息中心是國內提供國內外專利文獻檢索服務的權威機構。國家圖書館是可以提供國內外圖書、期刊、論文等公開出版物檢索服務的權威機構。此外，許多知名高等院校和科研院所都有對外提供查詢服務的查新機構，例如中國科學技術信息研究所、中國科學院文獻情報中心、中國農業科學院科技文獻信息中心等。具有專利代理資格的中介機構通常也有很強的專利文獻和公開出版物的檢索能力。
專利盡職調查的組織實施通常包含四個環節：專利風險盡職調查的準備、專利風險盡職調查的實施、專利風險盡職調查的結果分析、專利風險盡職調查的結果應用。[25]
1. 項目特質決定調查內容
如上文所述，盡職調查的內容和重點是由基礎項目特質決定的。項目的主辦律師和專利盡職調查的主辦律師應充分溝通盡調目的，這樣才能使得盡調律師能徹底把握基礎項目的實質要求。項目律師和盡調律師同屬一人時，通常不會出現調查目標或重點的偏離。在項目律師和盡調律師不是同一人時，雙方的充分溝通非常重要。具有專利代理人資格的雙證律師通常更能理解項目律師的需求。提供綜合性法律服務的大型律師事務通常能將精通基礎項目的律師和精通專利法的雙證律師組成聯合服務團隊。
2. 用人之長
在專利盡職調查項目中，基礎項目的主辦律師、專利律師、專利代理人、專利運營管理工程師、檢索（查新）機構工程師的能力各有所長，但也各有所短。越是大型項目、重點項目，越該應用統籌兼顧、分工負責的原則。在為大型或重點項目提供專利盡職調查時，筆者建議由基礎項目律師作為總負責人提出具體要求、時間節點、成本預算，由雙證律師具體組織實施盡職調查；雙證律師根據盡調各環節側重點不同，選用各種專業人才分工負責收集相關信息；此后由雙證律師主筆撰寫《專利盡職調查報告》；最后由基礎項目主辦律師充分利用《專利盡職調查報告》。雙證律師的功力，主要體現在根據項目需求編制高水平的《專利盡職調查清單（模版）》以及根據各方收集的信息主筆撰寫《專利盡職調查報告》。
3. 效率、成本和質量兼顧
專利盡職調查、技術自由實施調查（FTO）在我國法律服務市場方興未艾。這種盡職調查技術門檻高，適格人才少，如果不精心組織、充分保障，盡職調查的質量通常無法保證。在很多情況下，專利律師出具《專利盡職調查》報告后，委托人或項目主辦律師看不懂，因此更談不上監督專利盡職調查的質量。同時，由于門檻高、難度大，高質量的專利盡職調查工作通常會需要很長的時間周期，成本也比一般的盡職調查費用為高。因此，綜合解決效率、成本、質量問題的關鍵，就是組建或選聘一個專業的專利盡職調查團隊。有遠見的委托人，在發起或從事基礎項目之前，可以預先選聘專利盡職調查團隊進行內部培訓，事先做好基礎項目盡職調查的準備。這是未來綜合解決專利盡調效率、成本、質量問題的良策。
1. 涉及專利的重大交易、法律行為和侵權訴訟時應當進行專利盡職調查；
2. 專利盡職調查要根據基礎項目的特質設計調查范圍和調查重點；
3. 專利盡職調查最好由具有專利代理人資格的雙證律師來主持；
4. 調查時要充分利用各種調查資源。在專利盡職調查過程中，組織、執行、分析和使用調查報告各環節可由不同專業人員分工負責，這樣可以做到效率、質量和成本三兼顧；
5. 專利盡職調查門檻高，周期長，在啟動基礎項目之前可以先組織內部培訓。
注釋：
[1] 本文作者系專注于專利法業務的律師，具有中國律師資格、美國紐約州律師資格和中國專利代理人資格。
[2] 參見李啟章、吳輝等作 《中國企業的專利化生存之痛（下）》，《中國知識產權報》，2005年15日。
[3] 唐李晗，《生產他人專利銀行u盾 賠償4900萬創歷史》，原載于《法制晚報》，2016年12月08日。
[4] 謝靜波，《論專利文獻在企業技術創新中的作用》，原載于《科技進步與對策》2000年第03期。
[5] 袁真富，《論專利交易的風險調查—以法律風險為主要視角》，原載于《中國發明與專利》2009年第12期。
[6] 曹陽，《跨國并購的專利問題研究》，復旦大學博士學位論文，指導教師張乃根，2008年4月15日，P27。
[7] 駱增進，《法學視角下專利申請權出資適格性分析》，《大連海事大學學報(社會科學版)》，2013年05期。
[8] 參見《中華人民共和國專利法實施細則》第65條第2款。
[9] 參見《中華人民共和國專利法實施細則》第56條第1款、第57條和《專利審查指南》（2010版）第五部分第十章第2.1條，P496。[10] 參見《中華人民共和國專利法》（2009年修訂）第10條第3款：轉讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。
[11] 參見《專利權質押登記辦法》（國家知識產權局2010年第56號）第7條。
[12] 桂佳，《技術的自由實施（FTO）盡職調查實務介紹》，環球律師事務所網站http://www.globallawoffice.com.cn/content/details_13_603.html.
[13] 董小靈，《淺談基于專利檢索的專利法律權利盡職調查》，原載于《中國發明與專利》，2014年第9期。
[14] 參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第23條：“被訴侵權技術方案或者外觀設計落入在先的涉案專利權的保護范圍，被訴侵權人以其技術方案或者外觀設計被授予專利權為由抗辯不侵犯涉案專利權的，人民法院不予支持。”
[15] 戴旸、梁帆等，《淺談企業知識產權管理者如何開展盡職調查》，原載于《中國發明與專利》，2013年第4期。
[16] 李洪江，《創新型企業專利盡職調查操作實務》，原載于《中國發明與專利》，2014年第5期。
[17] 董小靈，《淺談基于專利檢索的專利法律權利盡職調查》，原載于《中國發明與專利》，2014年第9期。
[18] 參見國家知識產權局官方網站 http://www.sipo.gov.cn/.
[19] 打開網址 http://cpquery.sipo.gov.cn/，點擊“公眾查詢”進入。
[20] 打開網址 http://epub.sipo.gov.cn/，點擊“中國專利公布公告”進入。
[21] 打開網址 http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/，可以選擇進入不同國家的專利數據庫檢索專利文獻。
[22] 中國裁判文書網網址 http://wenshu.court.gov.cn/.
[23] 中國知識產權裁判文書網網址 http://ipr.court.gov.cn/.
[24] 知產寶網址 http://www.iphouse.cn/.
[25] 佚名，《專利風險盡職調查概述與實際操作步驟》，中國知識產權網，2015年7月24日，網址 http://www.cnipr.com/yysw/zscqjyytrz/201507/t20150724_190775.htm.
