一、專利權作價出資后是否應當支付職務發明報酬

　　按照我國1984年以來的各個版本《專利法》的規定，發明創造可以分為職務發明創造和非職務發明創造。職務發明創造是指，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的發明創造。對于職務發明創造，申請專利的權利屬于該單位。《專利法》還規定，如果基于職務發明創造得到專利授權，職務發明創造的發明人或設計人（本文簡稱職務發明人）可以獲得兩個方面的回報：一是獎勵，二是報酬。

　　《專利法》規定職務發明報酬的支付是有條件的，需要在“發明創造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益”來確定。如果基于職務發明而產生的專利（簡稱職務發明專利）沒有實施，專利權被作價出資入股到其他公司，在司法實踐中就會出現這樣一些問題：

　　如果職務發明專利被作價出資，職務發明人是否還有權利要求支付職務發明報酬？

　　誰有義務向職務發明人支付報酬？

　　如果職務發明人有權獲得報酬，應當按照什么標準計算報酬？前面所述魏某職務發明報酬糾紛案涉及的爭議就包括上述問題。

　　筆者認為，如果職務發明專利被作價出資，職務發明人仍然有權要求獲得報酬，主要理由有三個方面：

　　第一，職務發明專利被作價出資后職務發明人有權獲得報酬，符合《專利法》的基本理論。專利權能夠被作價，能夠被被投資人接受，同樣也是在實現經濟價值，出資入股獲得的經濟利益在本質上與專利實施獲得的經濟利益是相同的。既然專利實施后取得經濟效益應當分配一部分給職務發明人，那么專利權作價出資獲得的經濟利益同樣應當分配一部分給職務發明人。另外，按照《公司法》的規定，在專利權作價出資之后，專利權作為財產性權利必須轉讓給被投資的公司，因此可以說專利權的出資入股在本質上就是專利權的轉讓，只不過從股東轉讓到被投資的公司而已。職務發明專利的轉讓產生的經濟利益，與基于專利實施產生的經濟利益一樣，應當分配一部分給職務發明人。

　　第二，職務發明專利被作價出資后職務發明人仍然有權獲得報酬，已經體現在法律規定中了。雖然在前面所述的魏某職務發明報酬案中的糾紛發生時，《專利法》和《專利法實施細則》等法律、行政法規并沒有明確規定職務發明專利作價出資后職務發明人是否有權要求支付報酬，但是，2015年修正的《促進科技成果轉化法》對此進行了明確規定，其中第四十五條規定，“科技成果完成單位未規定、也未與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額的，按照下列標準對完成、轉化職務科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬”，其中第（二）項規定“利用該項職務科技成果作價投資的，從該項科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低于百分之五十的比例”。《促進科技成果轉化法》的上述規定，佐證了在專利權作價出資入股后職務發明人仍然有權獲得報酬，這樣的規定既有合理性，又符合法理。

　　第三，職務發明專利被作價出資后職務發明人有權獲得報酬也符合司法實踐中的案例規則。在2014年中國法院50件典型知識產權案例之六，即（2014）鄂民三終字第00109號職務發明報酬糾紛上訴案中，甲大學將其擁有的屬于職務發明的“鐵鈦復合系列云母珠光顏料生產專有技術”作為出資投入到乙公司，享有對該公司100萬元的出資額，湖北省高級人民法院在（2014）鄂民三終字第00109號民事判決書中認為，出資入股并不影響專利權人向職務發明人支付報酬的義務，職務發明人彭某等仍然有權要求甲大學基于出資獲得的經濟利益而支付報酬。

　　二、專利權作價出資后誰應當支付職務發明報酬

　　前面的分析表明，專利權作價出資后職務發明人有權要求支付報酬，那么接下來的問題就是，誰應當支付職務發明報酬。在司法實踐中幾乎不會有爭議的是，專利權人有義務支付報酬，因為專利權人要么屬于2000年修正之前的《專利法》規定的“專利權持有或所有單位”，要么屬于2000年修正的《專利法》所規定的“被授予專利權的單位”，但問題在于，被投資的公司是否也有義務支付報酬。

　　在前面所述的魏某職務發明報酬糾紛案中，魏某等人認為基于職務發明產生的專利權被作價投資入股了乙公司，因此作為專利權人的甲公司和作為被投資的乙公司應當共同向其支付職務發明報酬，但二審法院北京市高級人民法院在（2015）高民（知）終字第890號民事判決書中認為，只有專利權人甲公司有義務支付報酬，被投資的乙公司作為專利權受讓人并沒有義務支付職務發明報酬。最高人民法院在（2015）民申字第2945號再審裁定書中認為：二審法院僅僅依據對2001年《專利法》第十六條所稱的“被授予專利權的單位”，簡單地認定涉案專利權的受讓人乙公司不具有支付職務發明報酬的義務，有所不妥。

　　最高人民法院的上述意見，在文字表述上有一定的模糊性，可能會有兩種理解。第一種理解，專利權轉讓或者專利權作價出資后，專利權受讓人沒有義務支付職務發明報酬。但從本案事實來看，乙公司一方面是專利權轉讓合同中的受讓人，另一方面同時也是《專利法》規定的職務發明報酬支付主體，即《專利法》所規定的“專利權持有單位或者所有單位”或者“被授權專利權的單位”，或者是《專利法》規定的職務發明報酬支付主體應當承擔的報酬支付義務的繼受者。第二種理解，專利權轉讓或專利權作價出資后，專利權受讓人也有義務支付職務發明報酬。在本案中，乙公司作為專利權受讓人，與甲公司同時負有向職務發明人支付職務發明報酬的義務。乙公司是否屬于《專利法》規定的職務發明報酬支付主體，即是否屬于《專利法》所規定的“專利權持有單位或者所有單位”或者“被授權專利權的單位”，需要結合該案證據進行具體分析，本文在此不進行討論。值得討論的問題是，在法律上來講，專利權轉讓或專利權作價出資后專利權受讓人是否也有義務支付職務發明報酬。

　　筆者認為，專利權轉讓或專利權作價出資后，專利權受讓人沒有義務支付職務發明報酬，主要理由為：

　　第一，受讓人要承擔職務發明報酬支付義務不符合法理。

　　首先，職務發明報酬支付主體應當直接或間接地與職務發明人具有“職務關系”，而被投資的公司或專利權受讓人與職務發明人并不存在這種“職務關系”。《專利法》規定：“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位。” 該規定隱含地表明職務發明人與單位存在“職務關系”。如果職務發明的專利申請人沒有轉讓，“專利權的持有單位或所有單位”或“獲得專利授權的單位”應當就是發明人所在單位或被所在單位派出工作的單位。如果職務發明專利申請權進行了轉讓，正如上海市高級人民法院(2014)滬高民三（知）終字第120號職務發明報酬糾紛案的民事判決書認為的那樣，也應當“類推適用《專利法》關于被授予專利權單位應向職務發明人支付合理報酬的規定”。在該案中，雖然發明人所在單位將職務發明專利申請權轉讓給其他公司，法院同樣認為“即使發明人所在單位并非涉案發明的專利權人，但其系張某的雇主，仍應當支付職務發明報酬”。北京市高級人民法院在魏某職務發明報酬糾紛案的二審判決書中也認為，“職務發明報酬、獎勵的支付系發生于雇主與雇員之間的法律關系，且通常以雇主與雇員之間存在雇用或勞動關系為基礎”。

　　其次，如果專利權轉讓之后受讓人要承擔職務發明報酬的支付義務，既不利于交易安全也不符合交易習慣。從交易習慣上來講，專利權轉讓合同中約定的轉讓價款針對的一般是指一項完整而沒有權利負擔的專利權，如果認為專利權轉讓的同時，職務發明報酬支付義務跟隨著專利權而轉移，則會破壞現有的交易習慣。假設職務發明報酬支付義務隨著專利權轉讓而轉移給受讓人是一個公開的規則，專利權的受讓人將會在交易之前去調查原專利權人是否已經支付過職務發明報酬，這無疑將會增加專利權轉讓的交易成本，也不利于交易安全。尤其是，當專利權是作為出資入股到被投資的公司時，由于職務發明報酬往往需要根據專利實施后取得的經濟效益來計算，附加在專利權上的職務發明報酬支付義務可能影響受讓人實施專利的正常經營活動。當然，支付職務發明人報酬的義務是一項債務，可以通過合同約定來轉移，但是，債務的轉移需要債權人同意。如果職務發明人明確同意，法定的職務發明報酬支付主體可以合同約定將職務發明報酬支付義務轉移給專利權受讓人。

　　第二，受讓人要承擔職務發明報酬支付義務不符合法律規定。

　　首先，2015年修正的《促進科技成果轉化法》第四十五條規定“科技成果完成單位未規定、也未與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額的，按照下列標準對完成、轉化職務科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬”，其中第（一）項規定“將該項職務科技成果轉讓、許可給他人實施的，從該項科技成果轉讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例”，第（二）項規定“利用該項職務科技成果作價投資的，從該項科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低于百分之五十的比例”。從上述法律規定來看，無論構成第（一）項的轉讓，還是構成第（二）項的出資入股，法律都規定職務發明獎勵和報酬的支付主體是“科技成果完成單位”，并不是專利權轉讓的受讓人，也不是專利權作價出資入股的受讓人。

　　其次，雖然《專利法》和《專利法實施細則》沒有明確規定職務發明專利如果轉讓誰應當支付職務發明報酬，但卻規定了“被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發明人或者設計人”。按照相同的邏輯，在專利權作價出資或轉讓的情況下，仍然應當是“被授予專利權的單位”承擔支付報酬的義務。再者，2013年上海市高級人民法院《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》第十條規定：“被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定職務發明創造轉讓時報酬的方式和數額的，在專利有效期限內，被授予專利權的單位向他人轉讓專利技術的，應參考專利許可確定發明人或者設計人的報酬。”這里則是明確規定了，如果專利權轉讓，支付職務發明報酬的主體仍然是“被授予專利權的單位”。參照上述規定，可以非常明確地得知，專利權轉讓或作價出資后，專利權的受讓人并不承擔職務發明報酬支付義務。

　　第三，受讓人要承擔職務發明報酬支付義務不符合現有案例規則。

　　在前面所述的甲大學職務發明報酬糾紛案中，甲大學將其擁有的屬于職務發明的“鐵鈦復合系列云母珠光顏料生產專有技術”作為出資投入乙公司，取得乙公司100萬的出資，湖北省高級人民法院在（2014）鄂民三終字第00109號民事判決書中認為，出資入股并不影響專利權人向職務發明人支付報酬的義務。在該案中，職務發明人沒有主張，法院也不認為，被投資的公司或受讓專利權的公司有義務支付職務發明報酬。在前面所述的上海法院審理的職務發明報酬糾紛案中，上海市高級人民法院也認為，在工作單位將職務發明專利申請權轉讓給其他公司的情況下，即使工作單位并非涉案發明的專利權人，“但其系張某的雇主，仍應當支付職務發明報酬”。法院同樣并不認為專利申請權的受讓人有義務支付職務發明報酬。

　　三、小結

　　本文的分析表明，司法實踐中存在的問題應當成為法律制定、修改和完善的重要出發點，在討論《職務發明條例》制定中的相關問題時，建議有更多專家關注司法實踐中職務發明獎勵或報酬糾紛案件中對法律資源有何需求。本文的研究還表明：

　　第一，基于職務發明產生的專利權作價出資后，《專利法》規定的“專利權持有單位或所有單位”或者“被授予專利權的單位”仍然是支付職務發明報酬的義務主體。

　　第二，職務發明專利權作價出資后，作為專利權受讓人的被投資公司，沒有義務支付職務發明報酬。

　　第三，最高人民法院在魏某職務發明報酬糾紛案的再審裁定書中的相關表述，即“簡單地認定涉案專利權的受讓人乙公司不具有支付職務發明報酬的義務，有所不妥”，應當被理解為第一種含義，不能作為專利權轉讓或作價出資后專利權受讓人應當支付職務發明報酬的依據。（作者：石必勝）