來源：IPRdaily
投稿原標題：從“IPHONE 商標歸中國公司”談起
聲名遠揚的美國蘋果公司在經歷業界聞名案例――與深圳唯冠之“ IPAD 商標之爭”后再次被推上風口浪尖。
案件回顧：
5月3日， 北京市高級人民法院近日終審認定美國蘋果公司在“IPHONE”商標異議復審行政糾紛一案中敗訴，一家中國公司新通天地科技有限公司獲得“IPHONE”第18類商標權歸屬，這也意味著“IPHONE”商標可以被用在錢包、小皮夾等商品上。
據了解，新通天地公司是在2007年9月29日向商標局提出注冊“IPHONE”商標申請，申請在國際分類第18類仿皮、牛皮、錢包、小皮夾、皮制繩索等商品上使用。商標局發布初審公告后，蘋果公司提出了異議，認為其“IPHONE”商標在第9類移動電話機商品上已經取得極高的知名度和顯著性，理應被認定為馳名商標。在此之前的2002年10月18日，蘋果公司已經向商標局申請注冊“IPHONE”商標，核定使用在國際分類第9類計算機硬件、計算機軟件等商品上。
蘋果公司提出異議后，商標局經審理后作出《“IPHONE”商標異議裁定書》，裁定被異議商標予以核準注冊。因不服該裁定，蘋果公司隨后向國家工商行政管理總局商標評審委員會提出異議復審申請。2013年12月16日，商標評審委員會作出《關于第6304198號“IPHONE”商標復議復審裁定書》，裁定被異議商標予以核準注冊。該裁定書指出：蘋果公司用已證明其商標知名度的證據顯示的商標使用時間幾乎都在被異議商標申請日期之后，不能證明在被異議商標申請注冊之前，蘋果公司的商標已為公眾熟知，成為馳名商標。
之后，蘋果公司不服“被訴裁定”，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求判決商標評審委員會重新作出復審裁定。北京一中院經審理認為，被異議商標的申請注冊未違反2001年商標法的有關規定，故駁回蘋果公司的訴訟請求。蘋果公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。此次，北京高院作出的終審判決認為，維持原判。
對于此案， 筆者認為，此案的關鍵在于確認以下重要節點：
1．“IPHONE ” 商標在第9類商品的使用情況是否已達到中國對于馳名商標認定的標準，并取得官方批準和確認？
2． 蘋果公司提供之證據材料是否能證明被異議商標申請日期前，IPHONE商標在相關領域已達到馳名？
3．在此案中所涉及的第9類及第18類商品信息范圍比對情況。
4． 跨類保護之必要條件
對于第一點， “IPHONE ” 商標在第9類商品的使用情況是否達到馳名商標認定的標準？要從馳名商標認定的條件及保護規定來判斷。 就其定義來講， 馳名商標是指在特定區域內為相關公眾廣為知曉，并享有較高聲譽的商標。 根據我國《商標法》第14條的規定，認定馳名商標應當同時考慮下列因素： （1）相關公眾對該商標的知曉程度；（2）該商標使用的持續時間；（3）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（5）該商標馳名的其他因素。
現在我國馳名商標實行“事后認定，被動保護”制度，認定機構是商標行政主管機關和人民法院。 按照《商標法實施細則》的有關規定，只有在商標注冊、商標評審、商標使用過程中發生爭議時，馳名商標所有人可以申請馳名商標認定機關認定其商標是否構成馳名商標。主要通過以下四種途徑：
1．在商標異議程序中一并向商標局申請認定馳名商標。當事人認為他人申請注冊的商標屬于對其馳名商標的注冊申請，并且該注冊申請已經商標局初步審定并公告。對此，當事人可以向商標局提出異議，并提交證明其商標馳名的有關證據材料。由商標局對其商標是否馳名作出認定。
2．在商標爭議程序中一并向國家工商行政管理局商標評審委員會申請認定馳名商標。當事人認為他人申請注冊的商標屬于對其馳名商標的注冊申請，并且該商標已獲準注冊。對此，當事人可依法向商標評審委員會請求撤銷該注冊商標，當事人并應提交其商標馳名的有關證據材料。由商標評審委員會對其商標是否馳名作出認定。
3．在商標侵權行政處理過程中，向工商行政管理機關申請認定馳名商標。當事人認為他人使用商標的行為屬于擅自使用其馳名商標的行為，可以向案發地的市（地、州）以上工商行政管理部門提出禁止使用該馳名商標的書面申請，并提交其商標馳名的有關證據材料，經省（自治區、直轄市）工商行政管理部門轉送商標局。由商標局對該商標是否馳名作出認定。
4．在商標侵權民事訴訟程序中，申請人民法院依法認定馳名商標。人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的商標是否馳名作出認定。
此案中， 蘋果公司申請注冊的“IPHONE ”第9類商標在此之前并沒有被認定為馳名商標的記錄及備案，且提供之證明其商標知名度證據顯示的商標使用時間幾乎都在被異議商標申請日期之后，不能證明在被異議商標申請注冊之前，蘋果公司的商標已為公眾熟知，具備成為馳名商標的條件，因此并不能享有馳名商標之待遇。
另外， 對于蘋果公司是否能證明被異議商標申請日期前，IPHONE商標已達到馳名？正如我國《商標法》第14條的規定，認定馳名商標應當同時考慮下列因素（1）相關公眾對該商標的知曉程度；（2）該商標使用的持續時間；（3）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（5）該商標馳名的其他因素。 以上是法律的相關規定， 在此筆者需要提醒的是， 鑒于商標的地域性原則， 以上證據的提供須基于中國領域內發生并獲取的，這樣的證明力才最高。 其他國家及區域發生的證據材料只可作為參考。
（1）相關公眾對該商標的知曉程度
關于“相關公眾”的范圍，根據我國《馳名商標認定和保護規定》第2條第2款的規定，“相關公眾”包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品后者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。 所謂的“知曉程度”，是指相關公眾對該馳名商標的了解或者認識程度。
（2）該商標使用的持續時間
商標使用的持續時間是認定馳名商標時需要考慮的另一個重要因素。商標持續使用的程度和地域范圍，是判斷該商標是否為相關公眾所熟知的另一依據。市場競爭日益激烈，新產品新品牌層出不窮，一個商品或一項服務只有長時間的不斷出現在消費者的視野，持續加強與消費者的聯系及互動，才能與其建立較為牢固的連接，最終獲取消費者的信任及依賴。 商標也只有使用在商業運營中才能體現其價值，使其無形財產權轉化為物質財富。所以，認定馳名商標時，一定要考察該商標在特定地域持續使用的時間。
（3）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍
商標宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍，也從另一方面決定該商標在相關公眾中的知名度。這里的“持續時間”是指每一次宣傳工作的起始到終止的時間段；“宣傳工作的程度“是指宣傳的質量，包括采用何種工具進行的宣傳以及宣傳的方式是否新穎等問題；“宣傳的地理范圍”是指宣傳的范圍有多廣，強調的是宣傳工作的空間范圍。隨著市場競爭的日趨激烈，生產者和經營者越來越重視對其經營的產品和和提供的服務的宣傳，通過電視、廣播、網絡、報刊等各種媒體的宣傳，提高了產品、服務以及所使用商標在公眾中的知名度。因此，通過考察一個商標任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍，就可以比較明確地得知該商標在一定區域內公眾的知曉程度。
（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄
這里強調的是該商標是否曾受到過馳名商標的特殊法律保護。受到過馳名商標特殊保護的記錄可以作為認定馳名商標的參考因素。如該商標曾經在其他民事糾紛案件中被人民法院認定為馳名商標；或該商標曾經作為馳名商標在國外被保護過。該商標的所有人可以向認定機關提供該商標曾作為馳名商標受保護的有關證據材料。
（5）該商標馳名的其他因素
這是一彈性條款的規定。其他因素主要包括：使用該商標的商品在國內外的銷售情況（銷售量、銷售地區）；該商標在國內外的注冊或者使用的情況。等等。
其次， 對于此案例中出現的第9類及第18類商品信息申請記錄情況，大家可以清晰地看到， 蘋果公司申請注冊的第9類“IPHONE ” 商標，核定使用在計算機硬件，計算機軟件等產品上。而被異議方在第18類申請的“IPHONE”商標主要集中在仿皮、牛皮、皮制帶子等商品。 此兩類商品無論在功能、用途、生產工藝和銷售渠道等方面均存在明顯差異，因此推定到相關消費者不會被誤導，被異議方在第18類申請的“IPHONE”商標也就不存在對蘋果公司的第9類“IPHONE ” 商標構成損害后果。
再有， 此案也明顯涉及到跨類保護的問題， 而跨類保護從屬于馳名商標項下的特殊保護類型。
跨類保護的特征，就是對在中國注冊的馳名商標享有絕對的專用權，不限于同類商品或者服務，禁止任何人在任何商品或服務上注冊和使用。跨類專用權的行使須符合四個條件：（1）該商標為馳名商標；（2）該馳名商標已在我國注冊（或者已被認定為境外的馳名商標）；（3）該馳名商標專用權范圍適用于各類商品或服務；（4）他人使用該馳名商標會誤導公眾，致使該馳名商標所有人的利益可能受到損害。可以看出，對注冊馳名商標的保護范圍比相對保護范圍寬，其專用權具有絕對效力。
根據《商標法》第52條的規定：“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”的行為，屬于侵犯注冊商標專用權，應當承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉等民事責任。
進入九十年代以來，關稅貿易總協定（世界貿易組織的前身）多邊貿易談判制訂的《與貿易有關的知識產權協議》（簡稱TRIPS）中對馳名商標給予了更大范圍的保護。目前，該協定已經成為世界貿易組織的最重要法律文件之一。該協議第十六條第三項規定：“使用商標于與其所注冊之商品或服務不類似之商品或服務上，而會引起該等商品或服務與該注冊商標所有人間之聯想，且該注冊商標所有人之利益可因該使用而受到損害，準用巴黎公約第六條對一之規定。”這條規定彌補了巴黎公約的不足，使對馳名商標的保護及于不類似的商品或服務上。
另新商標法第十三條規定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”
從以上相關法律規定可以看到， 跨類保護的先決條件是該商標已經被證明是馳名商標， 還有更重要的一點是他人使用該馳名商標會誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害。 這些要點決定了是否能夠判斷進行跨類保護。
因此對于企業來說， 要想全方位的保護自己的品牌。 無外乎兩個途徑： 第一， 申請全類保護，也就是把品牌在商品服務分類表上的45個類別都申請注冊， 一勞永逸； 第二， 搜集資料，進行馳名商標的申請及認定， 以便取得跨類保護的特權。
以上兩點都涉及企業到商標管理及保護戰略。 當今知識產權對企業的重要性越來越明晰， 很多企業也設立了自己的知識產權部門，或者委托代理公司，律所進行管理或咨詢。試想此案中的蘋果公司如在申請第9類商標時，也同時在第18類及其他重要類別申請的話，那就遠遠不需要那么多的周折，更不需要花費那么多的時間，精力和成本了。 預防遠遠比臨時應對高明。 在法律事務上，尤其如此。
另就筆者多年的行業經驗， 商標的顯著性的強弱也在爭議案件中占據了相當重要的地位。此案中，“IPHONE ”商標為簡單的英文字母商標，沒有其他任何的顯著設計構圖，該商標之所以為人知曉，完全是基于蘋果公司的行業聲譽，超前的產品設計，及技術性能優勢。 但就如同普通人一樣，如果能擁有一個有特色，個性的姓名，是否更容易讓他人記憶深刻呢？近期的“FACEBOOK” 案例也進一步說明了此觀點。 FACEBOOK 剛在中國贏得一起商標搶注案， 北京高院裁定中山一家飲料廠不應該在2014年注冊“face book ”商標。 該公司生產土豆片和罐頭蔬菜等食品。 在不提及此案的一些證據材料的情況下， 筆者認為“face book” 這一英文商標本身就很具顯著性， 雖然face 及 book 在英文中是普通的英文單詞，但組合在一起構成也屬罕見。根據行業術語，也可被稱為臆造詞。 其顯著性毋庸置疑。
綜上所述， 商標及品牌是企業的重要資產， 惟有長遠規劃，進行戰略部署，不忽視或輕視每個步驟環節, 才能在激烈的商業競爭中立于不敗之地。
