４月２６日是世界知識產權日，寧波市中級人民法院發布了《２０１１—２０１５年度商標民事糾紛案件審判白皮書》。白皮書顯示，近５年來，寧波兩級法院受理的各類商標民事糾紛案件呈現增長速度快、調解難度大、抗辯理由多樣化等特點，并首次提出了兩個有爭議的熱點問題，“貼牌加工是否構成商標侵權”就是其中之一。
眾所周知，外貿是寧波經濟發展的一大支柱。在寧波的外貿企業中，尤其是紡織服裝、文具等勞動密集型的行業里，貼牌加工現象較為普遍。那么，如何界定貼牌加工行為？貼牌加工是否侵犯注冊商標專用權？貿易企業在生產中怎樣避免侵犯知識產權的風險？
一起案件激起千層浪
日前，由寧波市中級人民法院一審，經浙江省高級人民法院二審、最高人民法院再審的一起案件入選２０１５年全國５０件知識產權典型案件。
案件的雙方分別是浦江亞環鎖業有限公司與萊斯防盜產品國際有限公司。２０１５年１１月２６日，最高人民法院對這起侵害商標權糾紛案作出再審判決，至此，這起“ＰＲＥＴＵＬ定牌加工案”終于塵埃落定。
一個案件打了５年“拉鋸戰”，爭議的焦點就在于浦江亞環鎖業有限公司的行為是否構成侵犯萊斯公司“ＰＲＥＴＵＬ”商標專用權，以及亞環公司之行為是否屬于《商標法》意義上的商標使用行為。
最高人民法院在判決中明確指出：“亞環公司受儲伯公司委托，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用‘ＰＲＥＴＵＬ’相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內發揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產的商品的來源產生混淆和誤認的可能性。”
最高人民法院認為，浦江亞環鎖業有限公司在委托加工產品上貼附的標識，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，不具有商標的屬性，該公司在產品上貼附標識的行為不能被認定為商標意義上的使用行為。因此作出判決，認定浦江亞環鎖業有限公司根據墨西哥的儲伯公司委托，在其生產的掛鎖上使用“ＰＲＥＴＵＬ”相關標識的行為，不屬于《商標法》意義上的商標使用。
此判決公布后在業內引起了廣泛的關注，不少業內人士認為這是最高法對定牌加工中的商標侵權問題“定調”，或將影響以后此類案件的判決。
貼牌生產的侵權風險
貼牌生產涉及的商標侵權糾紛，在甬上并非個案。
寧波市中級人民法院剛剛二審判決了一起類似案件。甬上某外貿企業接受國外一家公司訂單，貼牌加工一批塑料制品。隨后，國內某公司以在相同商品上使用類似的商標為由訴其侵權。寧波市中院經過審理認定，其所使用的商標系國外客戶合法擁有的商標，且與國內這家公司的商標并非完全相同；該外貿企業系接受國外客戶訂單要求生產，且所生產的產品全部用于出口，并未在國內銷售。因此推翻了一審的侵權判決，認定其行為不構成侵權。
“白皮書”顯示，５年來，寧波兩級法院共審理了３５件貼牌加工案件，其中判決２６件，調解９件。
“雖然總體數量不算多，但其中的風險不可小覷。且隨著我市對外貿易的進一步發展，以及相關權利人法律意識的提高，這樣的案件勢必呈增長趨勢。”寧波市中院法官介紹，從司法實踐來看，貼牌生產的侵權風險主要體現在五個方面。
首先，定作方不是合法的商標權利人。在這樣的情況下，貼牌生產企業如果缺乏自我保護意識，沒有要求定作方提供商標所有權證書或商標使用權相關證明，勢必存在侵犯商標權的極大風險。
其次，定作方要求生產的產品并不在其注冊商標類別下。如其商標注冊時標注的類別是雨傘，而其訂單中要求生產的貼牌產品是杯子，如此貼牌生產企業就很可能面臨侵權的風險。
第三，定作方在國外注冊的商標與國內某些馳名商標相同或類似。其行為本身就侵害了國內企業的商標權，對加工同類產品且貼著同樣或類似商標的外貿企業而言，更是極易構成侵權。
第四，貼牌生產企業沒有經過定作方許可，擅自銷售貼牌產品。“外貿企業在生產商品時，生產的實際數量大多會超出訂單件數，以備出現瑕疵品時的調換等。如果將剩下的貼牌產品擅自銷售，則構成了商標侵權。”
第五，貼牌生產企業未按照規定進行標注。按照法律規定，經許可使用他人注冊商標的必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。
商標侵權風險如何防
關于涉外貼牌加工是否構成侵權，目前法律上還沒有統一規定。近年來，涉外貼牌加工行為是否構成商標侵權一直是知識產權訴訟領域的熱點與難點，司法實踐中也存在不同的裁判尺度。
“有觀點持肯定態度，認為商標在中國一經注冊，即在核定使用范圍內受到保護，無論是中國還是外國當事人均不得侵害，定作方在境外享有的商標權無法免除在我國境內的商標侵權責任。持否定說的則認為涉案產品不在中國境內銷售，產品上所貼附的商標在中國境內不具有識別商品來源的作用，不構成商標性使用，故不認為是侵權。還有人主張根據不同情況區別對待，即在相同商品上使用相同商標的，直接認定侵權成立；若被控侵權商品與國內注冊商標核準使用商品不相同，或者被控侵權產品上使用的商標與國內注冊商標不相同的情況下，則不構成商標侵權。”法官解釋。而對甬上眾多貼牌加工企業而言，加強防范是第一要義。
企業在承接訂單前，應要求國外委托方提供合法有效的商標注冊證書。還可以要求定作方出具由其所在地工商管理部門或商標局出具的相關證明文件，以確保定作方是合法的商標使用權人。此外，也可以通過查詢其是否在海關總署備案等情況，進一步鑒別，避免落入侵權陷阱。審核的內容還應包含其商標權所屬的類別等。
簽訂合同要慎重。合同是確定雙方權利和義務的有效證據，除了在合同中應明確標的物的數量和質量、原材料的來源及數量、合同履行的期限等，還應對商標權作出詳盡的規定，約定如果定作方提供的商標涉及侵權時的責任承擔問題，以最大限度地保護自己的權益不受侵害。
生產中，商標的標注行為應在法律框架內進行。作為貼牌生產企業，在生產貼牌產品時應保證產品標識的真實性、準確性，不得標注引人誤解的產品標識，不得偽造或冒用他人的廠名或廠址，不得偽造或冒用認證標志或名優標志，不得偽造產地等。
不得擅自銷售貼牌產品。訂單外多出的貼牌產品不要隨意銷售，如果銷售，應將商標去除；如果定作方允許貼牌生產企業銷售貼牌產品，貼牌生產企業應當在許可的范圍和銷售數量內進行，否則不但構成違約，還會構成商標侵權。
