涉外定牌加工中的侵權(quán)認定與利益平衡
黃暉
中國社會科學院
對于定牌加工出口商品的行為是否在出口國構(gòu)成商標侵權(quán)，一直存在較大爭議，其中涉及國內(nèi)的商標權(quán)利人、國外的商標權(quán)利人及國內(nèi)的定牌加工方的不同利益訴求。
第一，定牌加工中各方的利益訴求。
從國內(nèi)商標權(quán)利人的角度出發(fā)，注冊商標專用權(quán)的地域性至少要求該商標在我國得到保護，這種保護體現(xiàn)在只要未經(jīng)許可，他人即不得在涉案商標注冊國的商業(yè)活動中使用其商標，包括即發(fā)的使用，甚至沒有完成的行為，包括制造商標標識，都有可能構(gòu)成犯罪未遂。
從國外商標權(quán)利人的角度來看，利用我國的生產(chǎn)優(yōu)勢在我國下單后全部出口，并未沖擊我國相關(guān)商標權(quán)利人的市場，因此定牌加工不應受到加工國商標注冊情況的干擾。
從國內(nèi)定牌加工方的角度考慮，其僅僅提供純技術(shù)的加工服務，商品全部交付國外訂戶，最終不會與我國消費者接觸，同時國內(nèi)的加工能力不至于閑置，不存在不良后果。而實際的情況會更復雜，如出口國擁有注冊商標的權(quán)利人實際也是世界上絕大部分國家的注冊人；又如在目的國擁有的商標可能提出申請后便被核準注冊，根本沒有經(jīng)過實質(zhì)審查，該商標可能本身便涉嫌為搶注商標，真正出口目的地也可能會隨時改變；再如在出口目的地注冊的商標可能也是搶注商標，最終面臨無效的風險，允許其主張權(quán)利可能會妨礙正常貿(mào)易。
因此，定牌加工是全球分工帶來的一個問題，解決該問題的關(guān)鍵是如何充分考慮到商標權(quán)利人及包括加工方、定做方及消費者在內(nèi)的第三方的合法利益，以期到達最佳的利益平衡。
第二，三方利益可能的平衡點。
理想的狀況是有一個嚴格管制的區(qū)域，允許定牌加工貿(mào)易，國外的合法商標權(quán)利人借助該區(qū)域內(nèi)的加工能力，降低生產(chǎn)成本；國內(nèi)加工方增加收入，同時確保出口合法目的地；由于商品完全出口不存在內(nèi)銷的風險，國內(nèi)商標權(quán)利人不必付出監(jiān)管成本，即可確保國內(nèi)消費者不存在與商品接觸的可能。
如果不能實現(xiàn)這種理想狀況，意味著商品不在外部嚴格管制下，國內(nèi)商標權(quán)利人的利益及背后的國內(nèi)消費者的利益均會面臨較大的風險。因此，次優(yōu)的平衡也許在于區(qū)分加工方和定做方的不同性質(zhì)，規(guī)定相應的責任形式。其實，早期我國對定牌加工的規(guī)范也集中在加工方的審查義務上，一般加工方的地位比較接近我國現(xiàn)行商標法第五十七條第（六）項規(guī)定的協(xié)助侵權(quán)人，或者第六十四條第二款規(guī)定的善意銷售人。一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)，加工方只需承擔停止侵權(quán)的責任而無需賠償，不應承擔刑事責任，真正的責任應由定做方承擔，這樣產(chǎn)品的侵權(quán)性質(zhì)并未發(fā)生改變，相應的扣押沒收手段也不會受到限制。即使確實存在惡意搶注商標來妨礙善意的定牌加工行為，也完全可以遵循最高人民法院在“歌力思”案中的觀點，直接拒絕保護惡意注冊的商標，但完全不必和定牌加工問題掛鉤，同樣可以到達既保護涉案注冊商標專用權(quán)，又防止權(quán)利濫用的目的。
第三，國際公約與國內(nèi)法律之間的平衡。
根據(jù)我國海關(guān)法和知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例，我國實行邊境的雙向保護。一旦將定牌加工產(chǎn)品出口界定為當然不侵權(quán)，便會出現(xiàn)目的地擁有注冊商標的企業(yè)普通生產(chǎn)的產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，最終會出現(xiàn)所有出口商品是否侵權(quán)的問題，這樣就可能造成法律規(guī)定的雙向保護淪為進口方向的單向保護，出現(xiàn)法律之間的不平衡。
同時，實行出口方向的保護并非我國的特例，歐盟商標法早在1988年便規(guī)定出口同進口一樣可能會構(gòu)成商標侵權(quán)，2015年更是規(guī)定過境轉(zhuǎn)口也可能會構(gòu)成商標侵權(quán)。完全否定出口可能構(gòu)成侵權(quán)，則會在一定程度上凸顯與其他各國法律乃至國際公約的不協(xié)調(diào)。
第四，商標使用認定在確權(quán)環(huán)節(jié)和侵權(quán)環(huán)節(jié)之間的平衡。
一般情況下，商標注冊后的使用義務會比較嚴格：對于這種使用，除了要求與商品的結(jié)合外，通常還需要公開對外，以同消費者接觸，建立與公眾的直接聯(lián)系，只在廠房的使用如果沒有推向市場，通常不能視為有效的使用。但即使這樣，對于僅僅用于出口使用的商標，顯然也不能因為商標沒有起到識別商品來源的作用而加以撤銷。如果僅僅因為出口便否定商標的使用，這對于專業(yè)從事出口的國內(nèi)商標權(quán)利人而言將會非常不利，因為這樣其商標便可能會因為3年連續(xù)不使用而被撤銷注冊，從而無法實施先國外后國內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略。
定牌加工是我國對外貿(mào)易的一個重要組成部分，其中絕大多數(shù)涉及的都是在我國已經(jīng)有合法注冊的商標，真正涉及在我國無權(quán)使用的商標的只是少數(shù)，甚至是極少數(shù)。因此，考慮到商標所有人和第三方的合法利益，無論在確權(quán)程序還是在侵權(quán)程序中都承認出口商品貼附涉案標識構(gòu)成商標使用，同時區(qū)分加工方和定做方的不同責任，可能是現(xiàn)階段較好的利益平衡點。
涉外定牌加工的國內(nèi)企業(yè)如何避免侵權(quán)
陳利亞
上海大邦律師事務所
構(gòu)成商標侵權(quán)的前提是造成相關(guān)公眾的混淆、誤認。涉外定牌加工是基于有權(quán)使用注冊商標權(quán)利人的明確委托，且該貼牌商品均出口國外，不可能在國內(nèi)造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不應該將涉外定牌加工行為認定為商標侵權(quán)行為。但此類行為涉及的具體情況比較復雜，我國各地方人民法院的判決觀點不盡一致，最高人民法院對此類案件的態(tài)度也一直比較審慎。
《最關(guān)人民法院關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》（法發(fā)［2009］23）第十八條指出：認真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護問題，抓緊總結(jié)涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)案件的審判經(jīng)驗，解決其中存在的突出問題，完善司法保護政策，促進加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當前涉外定牌加工中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權(quán)責任的承擔。
上述最高人民法院對定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)的態(tài)度尚不明朗，直至浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（下稱亞環(huán)公司）與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司（下稱萊斯公司）侵犯注冊商標專用權(quán)糾紛申請再審一案［（2014）民提字第38號民事判決書］，最高人民法院對此表達出了明確的態(tài)度，在該判決書中，最高人民法院表示：根據(jù)原審法院查明的事實，儲伯公司系墨西哥“PRETUL”與“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權(quán)利人（第6類、第8類）。亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在我國市場上銷售，即該標識不會在我國發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標識的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可性能。商標作為區(qū)分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標識的行為，在我國僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有注冊商標專用權(quán)的墨西哥使用其商標提供了必要的技術(shù)性條件，在我國并不會產(chǎn)生識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標識，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標識不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標識的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。
因此，最高人民法院認為，涉外定牌加工行為中，國內(nèi)加工方貼附標識是一種物理行為，是為委托方在其享有注冊商標專用權(quán)的區(qū)域使用其商標提供技術(shù)性條件，在我國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成商標意義上的使用。
通過對上述最高人民法院司法政策和判決的研究，筆者認為，涉外定牌加工企業(yè)避免被訴商標侵權(quán)需要符合以下兩個條件：首先，加工方盡到了審慎審查的義務，包括要求委托方提供經(jīng)公證認證的注冊商標專用權(quán)證明及授權(quán)書，如果加工方在我國進行商標檢索后發(fā)現(xiàn)貼牌標識屬于國內(nèi)外知名企業(yè)，則可進一步要求委托方提供“商標專用證明的有效性證明”；其次，加工方要確保定牌加工所生產(chǎn)的商品均銷往委托人對所貼標識享有注冊商標專用權(quán)的區(qū)域，即加工方定牌加工的商品數(shù)量和委托合同中確定的數(shù)量要相一致。
涉外定牌加工刑事案件涉及的相關(guān)問題
陶鑫良、潘娟娟
北京大成（上海）律師事務所
我國的涉外定牌加工案件，主要發(fā)生在民事糾紛及民事訴訟中。近年來，我國各地人民法院包括最高人民法院對此類案件已經(jīng)積累了較多司法審判經(jīng)驗，一般均認定涉外定牌加工不侵犯注冊商標專用權(quán)。在實踐中，還存在有些涉外定牌加工訂單產(chǎn)品尚在加工過程、尚未到報關(guān)出口環(huán)節(jié)即遭遇舉報或查處，被以“假冒注冊商標罪”或其他罪名提起公訴或乃至認定構(gòu)成犯罪。而與涉外定牌加工有關(guān)的罪名主要為我國刑法第二百一十三條、第二百一十四條、第二百一十五條的相關(guān)規(guī)定，筆者將對此逐一進行分析和探討。
第一，涉外定牌加工與假冒注冊商標罪。
關(guān)于假冒注冊商標罪，我國刑法第二百一十三條規(guī)定：“未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”根據(jù)上述規(guī)定，只有針對在相同商品上使用相同商標這種“雙相同”情形下的涉外定牌加工行為，才有討論是否構(gòu)成“假冒注冊商標罪”的意義。筆者認為，涉外定牌加工行為不構(gòu)成我國刑法第二百一十三條規(guī)定的“假冒注冊商標罪”，理由如下：
其一，我國刑法規(guī)定的包括“假冒注冊商標罪”在內(nèi)的“侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪”均屬于“法定犯”，與“自然犯”不同，“法定犯”要以違反一定的經(jīng)濟法規(guī)或行政法規(guī)為前提，這亦符合刑法之“謙抑性”原則之要義。作為“法定犯”的“假冒注冊商標罪”，是以被控行為違反我國商標法相關(guān)規(guī)定為前提，鑒于目前在民事司法審判領(lǐng)域一般均認定涉外定牌加工行為不構(gòu)成我國商標法意義上的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為，因此亦不應認定其構(gòu)成我國刑法第二百一十三條規(guī)定的假冒注冊商標罪的犯罪行為。
其二，從犯罪構(gòu)成要件來說，涉外定牌加工行為不符合假冒注冊商標罪的犯罪構(gòu)成的客觀要件。與民事侵權(quán)認定一致，在相同商品上使用相同商標這種“雙相同”認定的前提，亦是被控行為構(gòu)成“商標使用行為”，如果被控行為本就不屬于商標使用，則即便是“雙相同”也不構(gòu)成犯罪。對于在我國發(fā)生的涉外定牌加工行為而言，其生產(chǎn)加工的產(chǎn)品全部用于出口、不在我國進行任何銷售，其所貼牌的商標標識在我國不會產(chǎn)生識別來源的作用，因此其生產(chǎn)加工中的貼牌行為不構(gòu)成“商標使用”，即涉外定牌加工行為不符合我國刑法第二百一十三條所述的“商標使用”這一要件。
其三，涉外定牌加工行為也不符合假冒注冊商標罪的犯罪構(gòu)成的主觀要件。我國的加工方在接受境外委托方的訂單委托后開始貼牌加工行為，知曉其加工的所有產(chǎn)品將全部出口、不會在我國進行銷售，因此我國的加工方?jīng)]有侵犯我國相關(guān)商標權(quán)利人利益的主觀故意，亦不存在假冒注冊商標罪之犯罪構(gòu)成所必要的“主觀故意”要件。
其四，涉外定牌加工行為不具有社會危害性，因為所涉產(chǎn)品不會在我國進行銷售，不會對我國相關(guān)商標權(quán)利人的相關(guān)權(quán)利造成損害。
第二，涉外定牌加工與銷售假冒注冊商標的商品罪。
關(guān)于銷售假冒注冊商標的商品罪，我國刑法第二百一十四條規(guī)定：“銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；銷售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”。從該罪名的規(guī)定來看，其成立的前提是銷售的商品應當是“假冒注冊商標的商品”，如前所述，涉外定牌加工所涉產(chǎn)品并非“假冒注冊商標的商品”，因為其在我國境內(nèi)不會進入銷售流通環(huán)節(jié)，因此涉外定牌加工行為不構(gòu)成銷售假冒注冊商標的商品罪。
在實踐中，涉外定牌加工行為有可能不是單一合同行為，會涉及多方和多個合同，如我國境內(nèi)受托方接受境外委托方的訂單后，本身沒有加工能力或者因為其他原因委托其他方進行加工，而我國境內(nèi)的加工方和境內(nèi)受托方之間會簽訂合同，甚至有些合同是以“銷售合同”或者“購銷合同”等訂立的，在此情況下，并不存在于我國境內(nèi)發(fā)生面向我國產(chǎn)品所處消費市場的“商品銷售行為”，該行為性質(zhì)仍然是涉外定牌加工行為，不構(gòu)成銷售假冒注冊商標的商品罪。
因此，涉外定牌加工活動中只要所涉產(chǎn)品是根據(jù)境外委托方的要求進行的、最終所有產(chǎn)品是用于出口，那么其行為就應屬于涉外定牌加工，從犯罪構(gòu)成要件來說，此類涉外定牌加工行為也不具備“銷售假冒注冊商標的商品罪”的客觀要件和主觀要件，不構(gòu)成犯罪。
第三，涉外定牌加工與偽造、擅自制造他人注冊商標標識罪，以及銷售偽造、擅自制造他人注冊商標標識罪。
我國刑法第二百一十五條規(guī)定：“偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”在涉外定牌加工行為中，所涉及的商標標識來源一般有以下幾種情況：一是直接由境外委托方提供；二是境外委托方提供標識圖樣，我國境內(nèi)的加工方準備商標標識，或者在產(chǎn)品上直接印制商標標識。在境外委托方與我國境內(nèi)的加工方是長期合作關(guān)系的情況下，境內(nèi)加工方會為將來的訂單準備商標標識，即這些商標標識還沒有當下訂單，即便境內(nèi)加工方根據(jù)境外委托方提供的商標圖樣在我國境內(nèi)進行商標標識的制造，該行為亦為涉外定牌加工活動的一個環(huán)節(jié)，不應當將該行為脫離整體獨立出來進行定性。如果涉外定牌加工行為不構(gòu)成假冒注冊商標罪，那么其中的商標標識的制造行為也不應當認定構(gòu)成“偽造、擅自制造他人注冊商標標識罪”。針對為將來訂單提前準備商標標識的行為，屬于涉外定牌加工中常見的“備貨”行為，其行為本質(zhì)上仍然屬于涉外定牌加工活動的一個環(huán)節(jié)，與當下訂單中的商標標識制造行為并無區(qū)別，亦不應當認定其構(gòu)成“偽造、擅自制造他人注冊商標標識罪”。
如果涉外定牌加工中關(guān)于商標標識的制造涉及第三方，在我國境內(nèi)出現(xiàn)商標標識的委托制造和流轉(zhuǎn)，只要該標識是根據(jù)境外委托方的要求準備的、用于涉外定牌加工產(chǎn)品上全部出口，則其行為性質(zhì)還是涉外定牌加工活動中的一個環(huán)節(jié)，不應當認定為構(gòu)成“銷售偽造、擅自制造他人注冊商標標識罪”。
綜上，涉外定牌加工活動實際對我國的市場及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)益不具備危害性，而且是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的一個重要組成部分，有眾多民營企業(yè)以此為生。無論是從法律角度還是從社會經(jīng)濟角度，針對涉外定牌加工行為，判定罪與非罪，應當慎之又慎，不應輕易入罪。（排名不分先后，以上文字由王國浩 毛立國編輯整理）
