編者按：涉外定牌加工一直是知識產權業界關注的一個熱點。近日，最高人民法院針對“PRETUL”商標侵權糾紛案作出的（2014）民提字第38號民事判決書，對長久以來司法實踐中關于定牌加工商標侵權與否的認定問題，有了相對明確的指導意見。針對目前國內外司法裁判的基本立場及觀點、涉外定牌加工中對“商標使用”的認定、侵權的成立是否應該以損害發生為必要、涉外定牌加工中的侵權認定與利益平衡、涉外定牌加工刑事案件涉及的相關問題、涉外定牌加工中國內企業如何避免侵權6個核心問題，中國知識產權報日前邀約多位知名知識產權專家、學者及律師進行梳理與解讀。從本期開始，將分上下兩期，對相關專家及學者的來稿進行刊載，以期通過專業視角，對涉外定牌加工貿易中所存在的爭議及包含的知識產權專業性問題加以明晰。

　　目前，我國各級人民法院對定牌加工行為是否侵犯注冊商標專用權所持司法態度分為侵權與不侵權兩種。認定侵犯注冊商標專用權的主要理由為：委托人雖在其本國享有商標權但在我國不享有商標權，在我國使用構成對我國相關權利人的注冊商標專用權的侵犯。如“耐克商標案”與“鱷魚商標案”等。

　　認定不侵犯商標權主要理由為代理加工產品全部返銷，不會造成國內消費者產生混淆和誤認，所涉商標在我國境內沒有商品識別功能。如“JoLida商標案”與“BOSS商標案”等。

　　在學術界，侵權論者認為，雖然涉外定牌加工產品不在我國境內銷售，不會導致相關公眾混淆，但因“混淆可能性”并非商標侵權構成之必要條件，只要在相同商品上使用相同商標即應絕對“推定混淆”因而構成侵犯商標權。涉外定牌加工產品不屬于過境貨物，涉外定牌加工屬于具有營利性質的商業活動，不能適用“過境貨物”的例外規則。

　　不侵權論者則認為，由于定牌加工產品和國內商標持有人的產品在不同國家銷售，二者的相關公眾（消費者）完全不同，不可能造成混淆或誤認，并不影響國內商標權人之商標的商品來源識別功能，不會造成國內商標權人之損害。亦有觀點認為，定牌加工過程中在產品上附加的商標（貼牌）不構成商標法意義上的商標使用。

　　目前，定牌加工糾紛需要解決兩個關鍵問題。

　　其一，關于“商標使用”法律規范的解讀。我國現行商標法第四十八條在界定“商標的使用”時，增加了“用于識別商品來源”的限制。不侵權論者據此認為，由于定牌加工產品未在我國銷售，所附標識不具有來源標識作用，因而貼牌行為不屬于我國現行商標法規定的“商標使用”。在不構成“商標使用”的情況下，其結果自然不構成商標侵權行為。

　　從法律用語字面文義可以解釋，“用于識別商品來源”不僅包括已發揮來源識別作用的情形，還包括將來可以發揮來源識別作用情形。不難判斷，存放在倉庫中的假冒產品即便未進入流通領域，也屬于未經同意使用商標而侵權。如果將“用于識別商品來源”理解為一定要進入流通領域實際發揮了識別來源功能才屬于“商標使用”的話，則存放于倉庫的假冒產品便不能認定為商標侵權。因此，即便現在尚未進入原告商標權所控制地域范圍，只要將來會進入該地域市場，亦應認定在產品上所附商標的行為屬于“商標的使用”。當然，如果將來也不會進入原告商標權所控制地域的市場，貼附商標的行為就不能認定為我國商標法所稱的“商標使用”。

　　在委托方擁有境外某地域商標權的情況下，加工方在產品上貼附商標的行為應屬于委托方“使用”其境外商標權的行為。由于委托方擁有境外某地域的商標權，加工方貼附商標的行為就因為有了依合同獲取的權源而不構成商標侵權。由于委托方是否擁有境外某地域的商標權成為了判斷是否成立侵權行為的前提，因此要求我國加工方履行注意義務就有了合理性。此處的注意義務，就是要求加工方形式“審查”委托方是否擁有境外某地域的商標權。

　　當然，另一疑惑馬上又接踵而至：境外商標權人是否可以超出其權利地域范圍而在我國境內貼附商標？在我國境內加工產品并貼附商標的行為，屬于境外商標權利人制造產品的行為，并不滿足我國商標法要求“商標使用”應具備在我國境內發揮識別來源功能的條件。委托境外企業加工產品，乃是當今國際貿易之常態；強行認定境外商標權利人委托加工貼牌的行為侵犯我國商標權，既不符合我國商標法之規定，也不符合我國產業政策之所需。

　　其二，關于“實質利益損害”概念之引入。基于商標權地域性之限制，我國商標通常無法在境外主張權利，然而商標的聲譽跨越國界又是不爭的事實。為了解決商標影響力無國界與商標權具有地域性之間的不協調問題，美國多數巡回法院在審理跨境商標糾紛時，引入了在境外使用美國商標是否會影響美國貿易（商標權人的市場利益）的標準；尤其是在境外使用美國商標“實質影響”美國商標權人利益且滿足司法管轄權條件時，傾向于認定構成商標侵權。

　　簡言之，在境外地域沒有其他主體擁有商標權的情況下，我國商標聲譽所及境外地域市場客觀上已與國內市場成為一體。由于我國商標在該境外地域已為相關公眾知悉而獲得聲譽，可以認定所涉加工產品進入該境外地域市場損害了國內商標權人的利益。這種商標利益損害雖直接發生在境外，但客觀上已導致國內商標權人利益之實質損害。將這種加工貼牌認定為“商標使用”，并無識別來源條件的障礙，但已將“商標使用”的地域范圍延伸到了境外。如果此種“商標使用”能夠成立，認定加工貼牌行為侵犯我國商標權就有了法律規范基礎。（華東政法大學 黃武雙）

　　涉外定牌加工，一般指國內加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商標生產產品，并將產品全部交付境外委托方并由其在境外銷售，境外委托方向境內加工方支付加工費的一種貿易方式，其性質實為承攬合同關系。涉外定牌加工也稱OEM，對該類案件中的商標使用行為，是否構成商標侵權，理論界與實務界一直爭論不休，從未達成一致意見。

　　第一，判斷“商標使用”的法律依據。在商標侵權案件中，為什么要判斷“商標使用”，是源于根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第五十二條第一項規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬于侵犯注冊商標專用權的行為。我國現行商標法第五十七條將原五十二條第一項拆分為兩項，即：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；屬于侵犯注冊商標專用權的行為。

　　第二，什么是“商標使用”。我國修訂前的商標法實施條例第二條規定：商標使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。結合第二次修正的商標法第五十二條的“使用”和上述規定，均沒有提到“商標使用”的判斷，是否要判斷混淆的問題，即混淆誤認并非判定是否構成商標侵權的法定要件。

　　我國現行商標法吸收上述規定列為第四十八條：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”但是，增加了最后一句規定，即“用于識別商品來源的行為”。正因如此，所以才有最高人民法院在“PRETUL案”再審判決中的觀點，即認為“商標使用”是指識別商品來源的使用方式，并進一步認為此次商標法修改之前的“商標使用”，也應適用此含義。

　　第三，關于什么是“商標使用”的觀點。“商標使用”認定，從定牌加工商標侵權案件出現以來，經過不同觀點的演繹。一種觀點認為，嚴格依據修訂前的商標法實施條例第三條之規定，在定牌加工中貼附商標標識的行為，屬于“商標使用”。另一種觀點則認為，鑒于商標具有地域性，定牌加工的商品不在國內銷售，商標在國內市場上沒有起到區分商品或服務來源的作用，不能體現商標標識產品或服務來源的功能，因此不屬于“商標使用”。

　　“PRETUL案”中，一審、二審、再審法院的不同觀點，代表了定牌加工案件中人民法院對“商標使用”判定的不同觀點。

　　觀點一，商標使用的認定，嚴格遵循我國商標法實施條例的有關規定。不論第二次修正的商標法第五十二條第一項，還是我國現行商標法第五十七條第一項和第二項，判斷是否構成商標侵權，都要判斷是否屬于“商標使用”。此觀點嚴格遵循修訂前的商標法實施條例與我國現行新商標法第四十八條的規定。

　　在“PRETUL案”中，一審法院在判決中即持上述觀點，認為我國商標法和商標法實施條例所稱“商標使用”，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”。亞環公司在其加工的掛鎖鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上標注“PRETUL”商標，在掛鎖包裝盒上標注“PRETUL及橢圓圖形”商標，顯屬我國商標法意義上的“商標使用”。二審法院未對“商標使用”進行闡述，僅對近似商標使用在相同或類似商品或服務上時，是否構成侵權的觀點不同。一審法院認為不在國內銷售，沒有混淆可能性，從而不構成商標近似。這種觀點超越了我國商標法實施條例規定的商標標識近似的認定規則。二審法院則緊扣我國商標法實施條例之規定，從商標標識容易導致混淆誤認出發，認定構成侵權。

　　觀點二，“商標使用”系指標識商品或服務來源的商標意義上的使用。該觀點認為，商標作為區分商品或服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，商標只有起到商標的識別功能，才是商標法意義上的“商標使用”。

　　在“PRETUL案”中，最高人民法院再審判決書中即持此觀點，認為“商標使用”是進行商標意義上標識商品或服務來源的使用，這與我國現行商標法第四十八條規定相吻合。最高人民法院進一步認為：雖然前述商標法第四十八條規定之“用以識別商品來源的行為”系2013年我國商標法進行修正時所增加，但并不意味對關于“商標使用”規定有了本質變化，而是對“商標使用”做的進一步澄清，避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入“商標使用”的范疇，進而導致第二次修正的商標法第五十二條不當的擴大適用。（浙江天冊律師事務所 姚小娟）

　　對于涉外定牌加工行為是否以“加工貿易”為前提，有觀點認為，涉外定牌加工是基于“加工貿易”這一經濟形態。雖然加工貿易可能會是涉外定牌加工的高發領域，但涉外定牌加工與貿易形態沒有必然的聯系。加工貿易也好，一般貿易也罷，更主要的是與海關監管方式有關，與國家稅收相關，其自身與知識產權的關聯性微乎其微，沒必要、也沒有法律依據在兩者之間劃上等號。此外，加工貿易經濟形態之下，知識產權有多種存在方式，不能因為加工貿易衍生了定牌加工便得出定牌加工僅僅存在于、必須存在于加工貿易中的結論。

　　筆者認為，涉外定牌加工行為的構成要件應包括以下4點：

　　其一，境外目的國要有合法的權利基礎。

　　筆者認為，只有在境外定作方在目的國擁有合法的商標權利（含許可）的情況下，才可能構成定牌加工。否則，屬于純粹的商標侵權行為，且是典型的商標侵權行為。按照目前國內部分人民法院判決所采用的“混淆理論”，即涉案貨物全部出口國外，不會對我國的相關公眾帶來混淆，境外消費者也不會對商品的來源產生誤認。那么在定作方并不享有目的國涉案商標權的情況下，該理論則難以適用。國外定作方在目的國不擁有權利基礎的情況，不符合涉外定牌加工行為的性質。

　　其二，產品全部返銷境外。

　　在此情形下，應是返銷到境外定作方享有商標權利的目的地。在筆者參與辦理的一個案子中，涉案貨物向海關申報的貿易國是英國，根據提單、船名/航次則查詢到該貨物的實際目的地是美國，而出口方提交的國外定作方的文件顯示其在美國享有商標權利。在此情況下，該批貨物的最終目的地是英國還是美國？由于目前絕大多數的涉外定牌加工案件都與海關有關，因此海關報關單的證據力就很重要，該案中，一方面出口方有如實向海關申報的義務（在該義務下，報關單顯示的貿易國信息具有一定的公定力），而其他的證據（提單、船期）卻顯示貨物實際是發往美國。

　　對于全部返銷的理解和把握，是指涉案貨物的全部返銷，還是國內加工方的貨物全部返銷？如：被告為A公司，其境外定作方為B。案發后，原告又在A公司公證購買到了與涉案貨物相同的產品，或通過A公司的電子商務平臺公證購買到了涉案貨物相同的產品。可否據此認定A公司的定牌加工貨物沒有全部返銷？因為，由于涉案貨物已經被海關全部扣留，因此若是要求“涉案貨物”全部返銷，那么這其實是個偽命題。筆者認為，只要能證明國內加工方有在銷售與涉案貨物相同的貨物（標注相同的商標標識），就可以認定為沒有全部返銷。那么全部返銷的責任主體，是國內加工方，還是境外定作方？在筆者辦理的一個案件中，被告為A公司，其境外定作方為B。訴訟中，發現B公司的產品有在國內某電子商務平臺銷售，A公司公證購買后，發現廠家是C。能否據此認定B公司在我國委托加工的貨物并沒有全部返銷？或者說能不能由于境外定作方在我國境內存在銷售行為，就可以否定該案的定牌加工性質？

　　其三，貼附境外定作方的商標。

　　對于境外定作方的商標標識是否要與國內注冊商標完全相同，在“PRETUL案”中，一審法院認為：亞環公司在其加工的掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上標注的“PRETUL”商標，因該商標與萊斯公司的涉案“PRETUL”注冊商標不相同，且定牌產品均出口至墨西哥，不在我國境內銷售，我國境內的消費者也沒有發生混淆的可能，故應認定該“PRETUL”商標與萊斯公司的涉案“PRETUL”注冊商標不構成近似，其行為不構成侵權。亞環公司在其加工的掛鎖包裝盒上標注的涉案“PRETUL”商標，與萊斯公司的該注冊商標構成相同，亞環公司未經萊斯公司許可，在同類商品上使用與萊斯公司持有的注冊商標相同的商標，構成對萊斯公司涉案注冊商標專用權的侵犯。可見，一審判決采用嚴格的審查標準，認為涉外定牌加工只有在涉案貨物使用的商標標識與涉案商標標識完全相同的情況下才認定構成商標侵權，不以商標近似來擴大保護的范圍。但二審法院認定“PRETUL”與涉案“PRETUL”注冊商標構成近似，也屬商標侵權行為。因此，定牌加工的法律概念應限在相同商標的范圍內，而不應擴及到近似商標。

　　那么，國內加工方是否可以擅自變更境外定作方的商標標識？如卡爾文·克雷恩商標托管在中國享有“CK”注冊商標專用權，被告稱其行為是涉外定牌加工，并出示了境外委托方的“CHESS KING及皇冠圖形”商標權利文件，但涉案貨物實際使用的是“CK CHESS KING”標識，對境外定作方的商標標識做了更改，且無法說明合理理由。筆者認為，這種行為不應納入涉外定牌加工的范疇，甚至可以說，這是一種打著“定牌加工”的幌子、故意攀附“CK”商標聲譽的、明顯的商標侵權行為。

　　其四，是否考慮類似商品。

　　在涉外定牌加工法律環境下，是否以類似商品來擴大對國內商標權利人的保護范圍，也是值得探討的問題。筆者認為，定牌加工的法律概念應限在相同商品的范圍內，而不應擴及到類似商品。

　　綜上，筆者認為，眼下涉外定牌加工問題如此復雜，涉及多方的利益與政策考量，應盡量把其法律概念限定在較小的范圍內，這樣的話，相應的司法政策能夠更具客觀性和針對性，造成的沖擊面相對較小。（浙江和義觀達律師事務所 俞則剛）

　　（排名不分先后，以上文字由王國浩  毛立國編輯整理）