目前,在全世界的商品中,“中國制造”產(chǎn)品的份額越來越大,品牌越來越響,導致國外也出現(xiàn)了針對中國產(chǎn)品的商標搶注,令中國企業(yè)防不勝防。且不說老字號如王致和、狗不理、六必居、冠生園、同仁堂等都曾被搶注,就連近年來出現(xiàn)的品牌,如洽洽、老干媽、白家等也難以擺脫在國外遭遇商標搶注的問題。如果說這些商標還僅與當?shù)厝A人市場有關,那么海爾、海信、新科、康佳、德賽、大寶等品牌在國外被搶注,爭奪的就是更加廣泛的市場。
一般情況下,公眾都習慣了商標法的空間、地域效力,但實際上即使在國外,也要遵守所在國的法律。如果是外國人或外國企業(yè)在國外進行商標搶注另當別論,但如果是中國公民或企業(yè)在國外進行商標搶注,那么根據(jù)中國商標法和反不正當競爭法,在中國境內(nèi)可以請求法院發(fā)出禁令,并且索賠相關損失,應當是一個務實的救濟措施。
在美國最高法院,曾經(jīng)有過這樣一個判例,可以說明有關法律對商標域外保護的功能體現(xiàn)。
原告美國紐約寶路華公司是美國知名公司,被告美國德克薩斯州的居民斯蒂爾于1926年注意到了原告的寶路華商標。其后,被告成立的公司遷入墨西哥,并于1933年在墨西哥獲得寶路華注冊商標。該公司在美國采購零件,在墨西哥組裝并打上寶路華的商標。
原告起訴被告,請求法院確認其在墨西哥的商標注冊行為構成商標侵權和不正當競爭,要求法院發(fā)出禁令,并責令被告賠償損失。
被告抗辯認為,其在美國國內(nèi)合法采購零部件,在墨西哥組裝,寶路華商標是在墨西哥獲得的合法注冊商標,因而不受美國法律管轄。
美國聯(lián)邦地區(qū)法院一審駁回了原告所有請求,支持了被告;原告不服上訴,聯(lián)邦上訴法院撤銷地區(qū)法院判決。被告不服,于1952年11月10日再上訴至美國最高法院,1952年12月22日最高法院作出終審判決,維持了聯(lián)邦上訴法院的判決。
在此之前的1952年10月6日,墨西哥最高法院撤銷了該案中被告的寶路華注冊商標。
美國最高法院認為,本案被告相關行為適用美國法律。理由是被告身為美國公民,但是在國外搶注美國公司的商標;在美國國內(nèi)采購零件,部分商品在邊境貿(mào)易中回流美國;由于其產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,損害了原告公司在美國和墨西哥的品牌聲譽。至于在墨西哥組裝、銷售并打上商標的情節(jié),盡管單獨看并不違法,但綜合判斷則構成整體侵權行為的一個環(huán)節(jié),被告不應因此就不受美國法律的制裁。
美國最高法院指出,美國商標法1127節(jié)規(guī)定,該法目的是禁止所有欺騙、混淆商業(yè)行為,其中包括為進入美國、外國的商標權、商號權、反不正當競爭權,提供國際公約規(guī)定的保護。
根據(jù)美國商標法的這一目的,對美國公民、居民在國外的商標侵權行為和不正當競爭行為,盡管有關行為發(fā)生在國外,但美國聯(lián)邦法院對該人可以行使管轄權,可以應美國公司的要求,對美國公民、居民發(fā)布禁令,責令賠償損失。這并未違反國際法,而是依照本國法律,根據(jù)本國公民、居民應當遵守的法律義務行使管轄權。
美國最高法院的判決,對于我國商標被搶注的情況的依法處置具有一定的借鑒意義。如果在國外搶注中國商標者是中國公民或企業(yè),那么中國商標權人可以在中國境內(nèi)起訴,請求法院根據(jù)商標法、反不正當競爭法的效力,對被告發(fā)布禁令,責令其賠償損失。其法理依據(jù)是:《民法通則》第一百四十三條僅規(guī)定中國公民定居國外的,其民事行為能力可以適用定居國法律。這就意味著民事行為的有關資格,如定居者是否有資格注冊商標等可以適用所在國法律,但不意味著民事行為的內(nèi)容,如注冊什么商標等可以違反中國法律,侵害中國公民和法人的權益。
搶注中國商標的行為即使發(fā)生在國外,但主體若屬中國公民或企業(yè),該行為的后果就構成了阻止國內(nèi)企業(yè)的合法商品輸出以及商標的依法保護,損害結(jié)果發(fā)生在中國國內(nèi);根據(jù)中國法律,中國的法院有權對該人或企業(yè)進行制裁,在中國領域內(nèi)判決其停止侵權行為,賠償相應損失。
這種做法的益處,是有利于中國企業(yè)在的海外維權。其中,其可以使有關行為人在國內(nèi)承擔法律制裁,如果不履行法院判決,在中國的財產(chǎn)可以查封、拍賣;出入境可以受到限制。同時,中國企業(yè)在海外維權起訴的,可以向所在國法院提出在中國法院勝訴的事實,證明原告訴求的正當性;證明被告行為盡管表面合法,實質(zhì)卻違反所在國法律的誠實信用原則、具體規(guī)定,違反所在國知識產(chǎn)權保護的國際承諾等。(知識產(chǎn)權報 作者 張玉瑞)