2011年9月16日,美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署了對(duì)美國(guó)專利法進(jìn)行全面修訂的《美國(guó)發(fā)明法案》(America Invents Act,簡(jiǎn)稱AIA)。這是近60年來(lái)美國(guó)專利法最大、最全面的一次修訂,給美國(guó)專利制度帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。其中,人們普遍關(guān)注的重大修改點(diǎn)包括:將美國(guó)以往堅(jiān)持的“先發(fā)明制”改為“先申請(qǐng)制”;對(duì)最佳實(shí)施例、現(xiàn)有技術(shù)和寬限期等制度進(jìn)行了調(diào)整;增加了優(yōu)先審查制度、對(duì)微型實(shí)體的優(yōu)惠政策、有關(guān)虛擬標(biāo)識(shí)的規(guī)則、對(duì)商業(yè)方法專利設(shè)立特別的授權(quán)后重審程序,以及設(shè)立美國(guó)專利商標(biāo)局的衛(wèi)星局等。
此次修訂與通過(guò)《專利合作條約》(PCT)提交的國(guó)際專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人密切相關(guān)的一點(diǎn)是:自2012年9月16日起,AIA第四節(jié)的內(nèi)容正式生效,美國(guó)專利法不再要求將全體發(fā)明人作為專利申請(qǐng)人,可以由發(fā)明人以外的人(如受讓人)提出專利申請(qǐng)。相應(yīng)地,發(fā)明人誓詞或聲明的內(nèi)容也作了調(diào)整。據(jù)此,PCT國(guó)際專利申請(qǐng)也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,即自2012年9月16日當(dāng)天及之后提出的PCT國(guó)際專利申請(qǐng),在PCT請(qǐng)求書(shū)中可以將法人作為對(duì)所有指定國(guó)的申請(qǐng)人,而發(fā)明人可以僅作為發(fā)明人列出相關(guān)信息。以下筆者就PCT國(guó)際專利申請(qǐng)中,請(qǐng)求書(shū)的調(diào)整內(nèi)容及填寫(xiě)、申請(qǐng)人應(yīng)注意的事項(xiàng)進(jìn)行歸納總結(jié),以期對(duì)中國(guó)PCT申請(qǐng)人有所幫助。
PCT請(qǐng)求書(shū)的調(diào)整與填寫(xiě)
對(duì)于廣大PCT申請(qǐng)人來(lái)說(shuō),此次美國(guó)專利法的修訂給PCT體系帶來(lái)的最為明顯的變化莫過(guò)于請(qǐng)求書(shū)(即PCT/RO/101表格)的填寫(xiě)。自2012年9月16日當(dāng)日及之后提出的PCT國(guó)際專利申請(qǐng),申請(qǐng)人需使用新的請(qǐng)求書(shū)進(jìn)行填寫(xiě)。與此前的請(qǐng)求書(shū)相比,主要變化體現(xiàn)在請(qǐng)求書(shū)“第II/III欄”、“第VIII欄(iv)發(fā)明人資格聲明”以及“第IX欄國(guó)際專利申請(qǐng)所附文件清單”。
1. 請(qǐng)求書(shū)第II/III欄的填寫(xiě)
在請(qǐng)求書(shū)第II欄,第一申請(qǐng)人的指定國(guó)信息僅分為兩種情況,即“所有指定國(guó)”和“補(bǔ)充欄中注明的國(guó)家”, 也就是說(shuō),無(wú)論第一申請(qǐng)人是否同時(shí)也是發(fā)明人,都可以將其作為對(duì)全部指定國(guó)的申請(qǐng)人。同樣的,在請(qǐng)求書(shū)第III欄,其他申請(qǐng)人和/或(其他)發(fā)明人信息,也作了如上調(diào)整。因此,如果在這一欄中填寫(xiě)發(fā)明人信息,可以僅將其身份選為“發(fā)明人”,并列出其姓名、地址。
2. 請(qǐng)求書(shū)第VIII欄(iv)發(fā)明人資格聲明的填寫(xiě)
由于AIA仍然要求提供發(fā)明人誓詞或聲明,因此PCT請(qǐng)求書(shū)中保留了“為指定美國(guó)的目的而提交發(fā)明人資格聲明”,但是聲明的具體內(nèi)容進(jìn)行了如下調(diào)整:
首先,發(fā)明人資格聲明的內(nèi)容進(jìn)行了簡(jiǎn)化,不再要求寫(xiě)明“向美國(guó)以外的國(guó)家提出的,其申請(qǐng)日早于所要求的外國(guó)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)的申請(qǐng)日的任何專利申請(qǐng)或者發(fā)明人證書(shū)申請(qǐng),包括指定至少一個(gè)除美國(guó)以外的國(guó)家的任何PCT國(guó)際專利申請(qǐng)”,僅需要聲明人確認(rèn)其確實(shí)是原始的發(fā)明人,并同意接受提供虛假信息所帶來(lái)的懲罰等。其次,對(duì)于發(fā)明人信息的披露,需要提供姓名、居所和郵寄地址,但不再填寫(xiě)其國(guó)籍。此外,簽字的要求沒(méi)有變化,與原來(lái)一致,即必須由發(fā)明人本人簽字,而不是代理人或其他人。
需要指出的是,PCT國(guó)際專利申請(qǐng)?jiān)趪?guó)際階段,因某種原因發(fā)明人未能簽字并提交聲明的,可以在該P(yáng)CT國(guó)際專利申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段時(shí)再提交發(fā)明人誓詞或聲明,其效力是一致的。
3. 請(qǐng)求書(shū)第IX欄附件清單的填寫(xiě)
在AIA上述與PCT申請(qǐng)人相關(guān)的改革內(nèi)容生效之前,PCT國(guó)際專利申請(qǐng)中有這樣的要求,即指定美國(guó)的申請(qǐng)人或發(fā)明人應(yīng)簽署請(qǐng)求書(shū),若缺少其簽字,要提供關(guān)于“缺少簽字的解釋”,并作為“國(guó)際專利申請(qǐng)的附件”填寫(xiě)在請(qǐng)求書(shū)第IX欄附件清單的第五項(xiàng)。隨著AIA這一部分內(nèi)容的生效,新的PCT請(qǐng)求書(shū)第IX欄取消了第五項(xiàng)“缺少簽字的解釋”,因此申請(qǐng)人今后不需要再提交該解釋。
PCT申請(qǐng)人應(yīng)注意的事項(xiàng)
1. 及時(shí)下載最新版PCT請(qǐng)求書(shū)
鑒于PCT請(qǐng)求書(shū)的上述改變,建議PCT申請(qǐng)人自2012年9月16日起使用新的請(qǐng)求書(shū),該請(qǐng)求書(shū)可以在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站“專利合作條約專欄”下載。申請(qǐng)人如果使用了舊表格,并且將企業(yè)作為了“對(duì)除美國(guó)以外的所有指定國(guó)的申請(qǐng)人”,可以根據(jù)《專利合作條約實(shí)施細(xì)則》第92條,向作為PCT國(guó)際專利申請(qǐng)受理局的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出著錄項(xiàng)目變更請(qǐng)求,將該企業(yè)變更為“對(duì)所有指定國(guó)的申請(qǐng)人”。
2. PCT-SAFE軟件的使用注意事項(xiàng)
由于PCT-SAFE軟件需要很長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)完成其軟件更新(國(guó)際局計(jì)劃將于2013年1月前完成相關(guān)工作),因此目前使用的PCT-SAFE軟件尚不能體現(xiàn)這些變化。在這種情況下,申請(qǐng)人在2012年9月16日當(dāng)日及之后,使用目前的PCT-SAFE軟件填寫(xiě)請(qǐng)求書(shū)時(shí),可以更改軟件默認(rèn)的勾選項(xiàng)。也就是說(shuō),“法人申請(qǐng)人”一欄會(huì)被軟件默認(rèn)為“對(duì)除美國(guó)以外的所有指定國(guó)”的申請(qǐng)人,申請(qǐng)人可以將此更改為“所有指定國(guó)”,同樣,不必將軟件中的“發(fā)明人”勾選為“對(duì)美國(guó)的申請(qǐng)人”。
3. 撤回程序的簽字要求
對(duì)于在2012年9月16日之前提出的PCT國(guó)際專利申請(qǐng),當(dāng)申請(qǐng)人主動(dòng)撤回申請(qǐng)時(shí),需要全體申請(qǐng)人的簽字,這也包括那些被列為”對(duì)美國(guó)的申請(qǐng)人”的發(fā)明人的簽字。這就意味著,對(duì)于發(fā)明人分布在不同國(guó)家的跨國(guó)公司來(lái)說(shuō),提供這些發(fā)明人的簽字并不能在短時(shí)間內(nèi)完成。而隨著上述條款的生效,今后的PCT國(guó)際專利申請(qǐng)將不必把發(fā)明人作為“對(duì)美國(guó)的申請(qǐng)人”,在進(jìn)行撤回程序時(shí),也不需要提供那些不作為申請(qǐng)人的發(fā)明人簽字。因此,可以預(yù)見(jiàn),對(duì)于2012年9月16日當(dāng)日及之后的PCT國(guó)際專利申請(qǐng),如果申請(qǐng)人希望進(jìn)行有關(guān)的撤回程序,程序上將更加簡(jiǎn)便。
綜上所述,PCT申請(qǐng)人自2012年9月16日起,應(yīng)當(dāng)及時(shí)下載新的請(qǐng)求書(shū);對(duì)于使用PCT-SAFE軟件的申請(qǐng)人,應(yīng)當(dāng)及時(shí)關(guān)注國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站“專利合作條約專欄”的軟件更新信息,并及時(shí)下載最新軟件。雖然申請(qǐng)人可能需要花費(fèi)一段時(shí)間去適應(yīng)這些新變化,但總體來(lái)看,近期生效的AIA有關(guān)PCT的條款對(duì)PCT申請(qǐng)人是有利的,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)充分了解其內(nèi)容,以便更好地保護(hù)自己的權(quán)益。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 曹麗麗)